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Beijing Double-Crane Pharmaceutical Co., Ltd. v. Hubei Welman Pharmaceutical Co., Ltd., and the Patent Reexamination Board of the State Intellectual Property Office (appeal of administrative dispute over invention patent invalidation)
北京双鹤药业股份有限公司与湖北威尔曼制药有限公司、国家知识产权局专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷申请再审案
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Beijing Double-Crane Pharmaceutical Co., Ltd. v. Hubei Welman Pharmaceutical Co., Ltd., and the Patent Reexamination Board of the State Intellectual Property Office (appeal of administrative dispute over invention patent invalidation)
(appeal of administrative dispute over invention patent invalidation)
北京双鹤药业股份有限公司与湖北威尔曼制药有限公司、国家知识产权局专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷申请再审案
[Key Terms]
patent infringement ; standard for confirmation of rights ; patent description
[核心术语]
专利侵权;确权标准;专利说明书
[Disputed Issues]
Can technical solutions, technical effects and other like items that are not openly disclosed in the patent description by a patent applicant be used as the basis for evaluating whether the statutory standard for the grant and confirmation of rights has been satisfied?
[争议焦点]
专利申请人未能在专利说明书中公开的技术方案、技术效果等,能否作为评价专利权是否符合法定授权确权标准的依据?
[Case Summary]
Patent rights are exclusive rights created by statute; if a patentee wishes to obtain the protection of the law he or she must openly disclose the invention-creation to the general public. Open disclosure of a patent is a precondition for obtaining patent rights. During the course of applying for patent rights an applicant must submit to the competent department patent descriptions to explain the content of the technology to be patented and the competent patent department reviews the patent application based on the patent description; any content not included in the patent description is outside the scope of patent review for the object...
[案例要旨]
专利权是一种法定的独占权专利权人如果想要取得法律的保护则必须向社会公众公开其发明创造。也就是说对专利进行公开是取得专利权的前提条件。在申请专利权的过程中...

Full-Text Omitted.

 

[正文]


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北京双鹤药业股份有限公司与湖北威尔曼制药有限公司、国家知识产权局专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷申请再审案

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中华人民共和国最高人民法院
 行政判决书
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(2011)行提字第8号
 申请再审人(一审第三人):北京双鹤药业股份有限公司。
 法定代表人:卫华诚,该公司董事长。
 委托代理人:唐伟杰。
 委托代理人:陈昕。
 被申请人(一审原告、二审上诉人):湘北威尔曼制药股份有限公司。
 法定代表人:孙明杰,该公司董事长。
 委托代理人:戴锦良,广东胜伦律师事务所律师。
 委托代理人:杨立新。
 一审被告、二审被上诉人:国家知识产权局专利复审委员会。
 法定代表人:张茂于,该委员会副主任。
 委托代理人:毛琎,该委员会审查员。
 委托代理人:刘新蕾,该委员会审查员。
 申请再审人北京双鹤药业股份有限公司(以下简称双鹤公司)因与被申请人湘北威尔曼制药股份有限公司(以下简称湘北威尔曼公司),一审被告、二审被上诉人国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)发明专利权无效行政纠纷一案,不服北京市高级人民法院(2007)高行终字第146号行政判决,向本院申请再审。本院于2011年3月1日作出(2010)知行字第46号行政裁定,提审本案。本院依法组成合议庭,于2011年6月14日公开开庭审理了本案,双鹤公司的委托代理人唐伟杰、陈昕,湘北威尔曼公司的委托代理人戴锦良、汪军,专利复审委员会的委托代理人程强、刘新蕾到庭参加诉讼。2011年11月15日,本院再次询问了当事人,湘北威尔曼公司的原委托代理人汪军变更为杨立新,专利复审委员会原委托代理人程强变更为毛琎。双鹤公司的委托代理人唐伟杰、陈昕,湘北威尔曼公司的法定代表人孙明杰,委托代理人戴锦良、杨立新,专利复审委员会的委托代理人毛琎、刘新蕾到庭参加询问。本案现已审理终结。
 一、二审法院审理查明,本案涉及专利号为97108942.6、名称为“抗-内酰胺酶抗菌素复合物”的发明专利(以下简称涉案专利)。其申请日为1997年6月11日,授权公告日为2000年12月6日,授权公告的专利权人为广州威尔曼药业有限公司(以下简称广州威尔曼公司)。授权公告的权利要求1为:“一种抗β-内酰胺酶抗菌素复合物,其特征在于它由舒巴坦与氧哌嗪青霉素或头孢氨噻肟所组成,舒巴坦与氧哌嗪青霉素或头孢氨噻肟以0.5-2:0.5-2的比例混合制成复方制剂。”
 针对涉案专利权,双鹤公司于2002年12月3日向专利复审委员会提出无效宣告请求,理由为涉案专利不具有新颖性和创造性,不符合《中华人民共和国专利法》(2000年修订)(以下简称专利法)第二十二条第二款、第三款的规定。为支持其主张,双鹤公司向专利复审委员会提交了证据1:发表于“International Journal of Antimicrobial Agents 1996(6)”的“Sulbactam in combination with mezlocillin, piperacillin or cefotaxime: clinical and bacteriological findings in the treatment of serious bacterial infections”及其中文译文(以下简称对比文件)。
 2003年8月27日,专利复审委员会作出第8113号无效宣告请求审查决定(以下简称第8113号决定),以涉案专利不具有创造性为由,宣告涉案专利权全部无效。决定认为:1.对比文件虽然公开了舒巴坦与哌拉西林或者头孢氨噻肟可以联用,但并未公开舒巴坦与哌拉西林或者头孢氨噻肟混合形成的具体药物组合。因此,权利要求1相对于对比文件具有新颖性,符合专利法二十二条第二款的规定。2.根据涉案专利说明书的记载,权利要求1的技术方案是为了解决细菌对氧哌嗪青霉素和头孢氨噻肟等的耐药问题,而细菌产生耐药的机理以产生抗β-内酰胺酶为主。针对该技术问题,其采用的技术方案是以舒巴坦与氧哌嗪青霉素或者头孢氨噻肟以0.5-2:0.5-2的比例组成复合物,达到的技术效果是使抗生素的抗菌活性增强,扩大抗菌谱,解决细菌的耐药性问题。对比文件也是为了解决细菌的耐药性问题,其“序言”指出:“产生β-内酰胺酶是细菌对内酰胺类抗生素耐药的最重要的机制。”对比文件公开了舒巴坦可以与哌拉西林以0.5:2,或者与头孢氨噻肟以1:2的比例联合使用的技术方案,该技术方案也能达到提高抗生素的抗菌性,扩大抗菌谱,解决细菌的耐药性的效果。在对比文件公开的技术方案的基础上,结合其中给出的“本研究中的所有的微生物体均对被琼脂扩散试验证明的15μg舒巴坦和30μg抗生素组成的复合制剂敏感”的技术启示,本领域技术人员无需花费创造性的劳动,就可以将舒巴坦与氧哌嗪青霉素或者头孢氨噻肟混和制成复合物,得到权利要求1的技术方案,并获得所述技术效果。因此,权利要求1相对于对比文件不具有创造性,不符合专利法二十二条第三款的规定。对于广州威尔曼公司声称的涉案专利具有其它技术效果,如副作用减少、药效过程等同以及高生物有效性等,由于涉案专利说明书中并没有记载,因此不能说明权利要求1具有创造性。
 广州威尔曼公司不服第8113号决定,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。
 北京市第一中级人民法院一审认为:权利要求1与对比文件公开的技术方案相比,区别在于权利要求1的技术方案为舒巴坦与氧哌嗪青霉素或者头孢氨噻肟组成,舒巴坦与氧哌嗪青霉素或者头孢氨噻肟以0.5-2:0.5-2的比例混合制成复方制剂的复合物。对比文件虽然公开了舒巴坦与哌拉西林或者头孢氨噻肟可以联用,但并未公开舒巴坦与哌拉西林或者头孢氨噻肟混合形成的复方制剂。在对比文件公开的利用不同药品联合治疗某种疾病,可以产生良好疗效的基础上,本领域技术人员容易想到采用常规技术将舒巴坦与哌拉西林或者头孢氨噻肟混合制成复合物,从而得到权利要求1的技术方案,并获得所述技术效果。因此,权利要求1相对于对比文件不具有创造性,不符合专利法二十二条第三款的规定。据此判决:维持第8113号决定。一审案件受理费1000元,由广州威尔曼公司负担。
 广州威尔曼公司不服该一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。二审过程中,涉案专利的专利权人由广州威尔曼公司变更为湘北威尔曼公司。
 北京市高级人民法院二审认为:权利要求1与对比文件的区别技术特征在于,前者是舒巴坦与哌拉西林或者头孢氨噻肟混合制成复方制剂,后者为输注前将舒巴坦与哌拉西林或者头孢氨噻肟配制为混合液。虽然对比文件公开了舒巴坦与哌拉西林或者头孢氨噻肟可以在输注前配制为混合液,但是,对比文件并没有公开将舒巴坦与哌拉西林或者头孢氨噻肟混合制成复方制剂。第8113号决定没有就有关“将舒巴坦与哌拉西林或者头孢氨噻肟混合制成复方制剂是本领域技术人员容易想到的”的认定提供相关的依据,其作出的认定理由不充分。一审判决的有关认定缺乏依据。湘北威尔曼公司有关对比文件公开的联合用药与涉案专利中的复方制剂系完全不同的概念,二者具有本质区别,并非本领域技术人员显而易见的上诉理由成立,予以支持。据此判决:撤销北京市第一中级人民法院(2006)—中行初字第786号行政判决;撤销第8113号决定;判令专利复审委员会就涉案专利重新作出无效宣告请求审查决定。
 双鹤公司不服该二审判决,于2010年9月向本院申请再审称:1.对比文件以及双鹤公司申请再审时提交的证据10分别公开了权利要求1的技术方案,因此,权利要求1不具有新颖性。2.权利要求1不具有创造性,具体理由如下:(1)联合用药表述的是给药方式,而复方制剂是联合用药的具体手段,二者是目的与实现方式的关系,并不具有本质区别。首先,涉案专利说明书中没有记载从联合用药到复方制剂之间存在任何技术障碍,也没有记载任何需要克服的技术难题或者需要采取任何特定技术手段。其次,涉案专利仅仅是通过简单混合制成常规粉针剂或者冻干粉针剂,专利说明书中没有记载在制备复方制剂时需要采用特定的技术手段,并因此实现了意想不到的技术效果。再次,涉案专利说明书中记载的技术效果包括五个方面,其中第1-4项技术效果已经被对比文件公开。关于第5项技术效果“可用于工业生产”,专利说明书中没有记载任何需要解决的工业生产难题,也没有记载涉案专利为解决工业生产难题而采取了任何特定的技术手段。最后,联合用药包括不同药物同时服用和将不同药物制成复方制剂服用两个方面,将不同药物制成复方制剂是实现联合用药的常规技术手段。在制备复方制剂方面,并无证据证明现有技术中存在无法克服的技术问题,也没有证据证明涉案专利具有意想不到的技术效果。(2)对比文件公开了权利要求1的技术方案、技术效果和解决的技术问题。(3)众多教科书以及工具书中反复教导了舒巴坦与β-内酰胺类抗生素、氧哌嗪青霉素和头孢氨噻肟的联合运用,以及将二者制成复方制剂。本领域技术人员在公知利用不同药物联合治疗某种疾病并且可以产生良好疗效的情况下,能够很容易地想到釆用常规技术手段将舒巴坦与哌拉西林或者头孢氨噻肟混合制成复方制剂。因此,权利要求1不具有创造性。基于上述理由,双鹤公司认为二审判决认定事实错误,适用法律错误。请求本院:1.撤销北京市高级人民法院(2007)高行终字第146号行政判决;维持专利复审委员会第8113号决定以及北京市第一中级人民法院(2006)—中行初字第786号行政判决,宣告涉案专利权无效。2.—、二审以及再审诉讼费用由湘北威尔曼公司负担。
 湘北威尔曼公司答辩称:权利要求1相对于对比文件具有新颖性和创造性,具体理由如下:1.对比文件公开的联合用药与涉案专利中的复方制剂具有本质区别。(1)联合用药是指在临床上医生根据患者的具体情况,通过处方将不同的单一药品配伍使用,共同作用于人体的治疗手段,属于临床医学的范畴。而复方制剂是相对于单方制剂而言的,是指两种或者两种以上的药物或者化合物,由药品生产者依照药品注册管理办法,经过临床前和临床研究,通过药品行政管理部门的技术评审和行政审批并获得新药证书和生产批件后,获准生产的药物制剂,其属于药学的范畴,二者的技术领域和本质属性均有不同。(2)联合用药属于方法,是一种临床治疗方案,会因为不同患者或者同一患者不同阶段的病情而变化,具有随机性、临时性、动态性和不确定性的特点。复方制剂属于产品,以其被制成时的形态长期存在,具有固定性、稳定性和长期性的特点。(3)联合用药的过程中,联合使用的药物均为二种或者二种以上单独存在的单体药品,各种单体药品均具有特定的理化性质、药理(药效学+药动学)、适应症、不良反应、配伍禁忌等。复方制剂本身属于单一制剂,具有新的特点,并且这些新的特点并非各单体药品相应特点的简单相加。即使联合用药具有积极效果,并不意味着联合使用的不同药物可以被制成复方制剂,并且仍然具有联合使用时的积极效果,不产生其他毒副作用。(4)从联合用药到复方制剂,创新点不仅仅在于以何种工艺生产复方制剂,更在于被联合使用的不同药物是否适合被制成复方制剂,尤其是制成复方制剂后其作用和效果是否更加优化,不会产生无效、拮抗等毒副作用。2.复方制剂是直接作用于人体的人用药物,必须符合药物所必须具备的安全性、有效性、稳定性。(1)为掌握复方制剂的安全性、有效性和稳定性,必须进行理化性质及纯度、剂型选择、组方筛选、制备工艺、检验方法、质量指标、稳定性、药理、毒理、动物药代动力学等一系列研究。本领域技术人员仅仅依据联合用药的经验和信息,或者参照联合使用的各单体药品的安全性、有效性和稳定性,均无法得到与复方制剂安全性、有效性和稳定性有关的信息。即使联合用药具有良好疗效,也不能证明复方制剂具有安全性、有效性和稳定性。(2)根据国家食品药品监督管理局发布的《关于印发β-内酰胺酶抑制剂抗生素复方制剂技术评价原则的通知》、《关于加强药品组合包装管理的通知》中的相应规定,将β-内酰胺酶抑制剂与β-内酰胺类抗生素制为复方制剂,必须进行药效学试验、毒理试验等一系列研究和试验,以验证并解决复方制剂的安全性、有效性和稳定性。因此,未经研究和试验,不能显而易见地得知可以将β-内酰胺酶抑制剂与β-内酰胺类抗生素制为复方制剂。3.权利要求1与对比文件具有实质性的区别。(1)权利要求1是封闭式权利要求,虽然权利要求1没有限定复方制剂的剂型,但是本领域技术人员可以显而易见地得出,也只能得出该复方制剂的剂型就是(冻干)粉针剂。并且涉案专利说明书亦明确指出该复方制剂是(冻干)粉针剂,可以用来解释权利要求。(2)对比文件虽然公开了抗生素、舒巴坦、无菌水的联合使用过程及其产生的有益效果,但并没有公开这三者可以被制成复方制剂,也没有指出制成复方制剂后仍然具有协同增效的积极效果,更没有指出该复方制剂是否安全、稳定。(3)为获得涉案专利技术方案,实际上已经进行了包括但不限于下列试验和研究:复方制剂为对象的体外试验和体内动物试验、长期毒性验、急性毒性试验、药理毒理研究资料、一般药理研究试验、体外抗菌作用研究、局部毒性和其他安全性研究试验。涉案专利说明书的撰写符合其专利申请日施行的《审查指南》中的相关规定,上述试验和研究并不需要全部记载于涉案专利说明书中。(4)涉案专利中的复方制剂必须符合所有药物都必须具备的安全性、有效性和稳定性。无论说明书如何撰写,都不能否定涉案专利在安全性、有效性、稳定性三个方面所完成的研究和试验工作。虽然对专利说明书的要求和对药品注册的要求不同,但药品专利毕竟在药品行业中,药品注册的部分要求总是隐含在药品的工艺、药学、药效等研究中。4.涉案专利具有安全、有效、质量可控、疗效显著等有益效果,取得了商业上的成功,具有创造性。5.在涉案专利申请日之前,医药领域普遍存在三代头孢、哌拉西林耐酶的技术偏见,本领域技术人员不会想到通过复方制剂来解决细菌耐药性问题。涉案专利克服了该技术偏见,具有创造性。
 专利复审委员会答辩称:虽然联合用药和复方制剂是不同的概念,但是二者密切相关。联合用药是一种给药方式,包含以复方制剂的方式,二者并不具有本质区别。权利要求1具有新颖性,但不具有创造性。第8113号决定认定事实清楚、适用法律正确。
 双鹤公司向本院申请再审时,提交了下列证据:1.化学工业出版社1992年7月印刷的《化工词典》。2.发表于《广东药学院学报》1996年12(4)的《发展复方制剂、开发药物新品种》。3.人民卫生出版社1986年11月出版的《药剂学》。4.人民卫生出版社1986年11月出版的《药物化学》。5.世界图书出版公司1994年5月出版的《医用药理学基础》。6.科学出版社1996年6月出版的《医学药理学》。7.中国医药科技出版社1996年12月出版的《医药商品学》。8.1995年10月出版的《简明实用药物手册》。9.人民卫生出版社1992年9月出版的《药理学》。10.发表于Journal of Hospital Infection(1995)29的“Infection after colorectal surgery: a randomized trial of prophylaxis with piperacillin versus sulbactam/piperacillin”及其中文译文。11.国家知识产权局专利检索中心出具的《检索报告》。12.韩国90-006981号专利、美国US4234579号专利及其中文译文。13.人民卫生出版社1980年5月出版的《药剂学》。14.人民卫生出版社1986年10月出版的《药理学》。
 针对双鹤公司提交的上述证据,湘北威尔曼公司质证认为:1.上述证据并非本案行政程序以及一、二审程序中的证据,也不属于再审程序中的新证据,应当不予采信。2.针对涉案专利权,双鹤公司已经依据证据1-4另行提出无效宣告请求,在未经专利复审委员会先行审查并作出审查结论之前,所述证据不能作为本案认定事实的依据。3.湘北威尔曼公司对证据1、2、11、13、14的真实性和关联性予以认可,对证据3-9的真实性不予认可,对证据10、12的真实性、合法性、关联性不予认可。
 专利复审委员会对双鹤公司提交的证据1-14的真实性予以认可。
 本院再审期间,湘北威尔曼公司向本院提交了下列证据:反证1:专利复审委员会4W100684号无效宣告请求案的请求书以及受理文件。反证2:专利复审委员会4W100352号无效宣告请求案的请求书以及受理文件。反证3:专利复审委员会4W100285号无效宣告请求案的请求书以及受理文件。反证4:专利复审委员会4W100369号无效宣告请求案的请求书以及受理文件。反证5:专利复审委员会W402711号无效宣告请求案的请求书以及受理文件。反证6:双鹤公司提交的证据12的中文译文。反证7:化学工业出版社1995年11月印刷的《药典-临床用药须知》。反证8:上海科技出版社2004年7月出版的《抗生素的合理应用》。反证9-11:1998年至2011年期间国内相关学术期刊上发表的有关学术论文。反证12:国家食品药品监督管理局于2004年3月发布的《关于加强药品组合包装管理的通知》。反证13:国家食品药品监督管理局于2006年2月发布的《关于印发β-内酰胺酶抑制剂抗生素复方制剂技术评价原则的通知》。反证14:注射用哌拉西林钠舒巴坦钠、注射用哌拉西林钠配舒巴坦钠、注射用哌拉西林钠以及注射用舒巴坦钠的产品包装以及说明书。反证16:国家经济贸易委员会1998年出版的《国家级化学医药新产品开发指南》。反证17-28:2002年至2010年期间国内相关学术期刊上发表的有关学术论文。反证29:广州威尔曼公司与案外人上海新先锋药业有限公司、哈尔滨智诚医药科技研究院就涉案专利签订专利实施许可合同的备案证明。反证30:中国国际经济贸易仲裁委员会[2010]中国贸仲京裁字第0250号裁决。反证31:案外人苏州二叶制药有限公司向湖南省长沙市中级人民法院提交的复议申请书及其附件《注射用哌拉西林舒巴坦(2:1)销售计划,利润及销售收入分析》。反证32:北京双鹤药业有限公司“一君”销售收入损失预测表。反证33:四川制药制剂有限公司注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1)销售出库表。反证34:(2010)粤穗广证内经字第71763号《公证书》。反证35:涉案专利的产品市场和商业价值分析。反证36;其他类似复方制剂专利的专利说明书。反证37:注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠长期毒性试验资料。反证38:注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠急性毒性试验资料。反证39:注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠一般药理研究的试验资料。反证40:不同配比的头孢噻肟钠与舒巴坦钠体外抗菌作用研究。反证41:注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠过敏性、溶血性和局部刺激性等主要局部、全身给药相关的特殊安全性试验研究。反证42:注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠临床研究计划及研究方案。反证43:注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠临床研究者手册。反证44:广东省版权局第19-2011- A -00227号《作品著作权登记证》。反证45:《哌拉西林钠舒巴坦钠试验、研究资料汇编》。除上述证据外,湘北威尔曼公司还向本院提交了广东省版权局第19-2011- A-00226号《作品著作权登记证》及其作品登记样本《注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠研究资料汇编》,用于证明反证37-43的真实性。
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