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Shanghai Pafuluo Stationary Co., Ltd. v. Shanghai Art Imagine Stationary Co., Ltd. and Picasso International Enterprise Co., Ltd. (case of dispute over infringement upon a trademark licensing contract)
上海帕弗洛文化用品有限公司诉上海艺想文化用品有限公司、毕加索国际企业股份有限公司商标使用许可合同纠纷案
【法宝引证码】
  • Type of Dispute: IPR-->IPR Contract-->Trademark Contract
  • Legal document: Judgment
  • Judgment date: 09-30-2015
  • Procedural status: Trial at Second Instance

Shanghai Pafuluo Stationary Co., Ltd. v. Shanghai Art Imagine Stationary Co., Ltd. and Picasso International Enterprise Co., Ltd. (case of dispute over infringement upon a trademark licensing contract)
(case of dispute over infringement upon a trademark licensing contract)
上海帕弗洛文化用品有限公司诉上海艺想文化用品有限公司、毕加索国际企业股份有限公司商标使用许可合同纠纷案
Shanghai Pafuluo Stationary Co., Ltd. v. Shanghai Art Imagine Stationary Co., Ltd. and Picasso International Enterprise Co., Ltd. (case of dispute over infringement upon a trademark licensing contract) 

上海帕弗洛文化用品有限公司诉上海艺想文化用品有限公司、毕加索国际企业股份有限公司商标使用许可合同纠纷案

[Judgment Abstract] [裁判摘要]
Where the other party to the latter trademark licensing contract knows that the trademark owner and the other party to the prior trademark licensing contract have not rescinded the contract for licensing of the exclusive use of the trademark, but still signs a licensing contract with the trademark owner, as a result of which there is an overlap between the licensing periods of two exclusive licensing contracts, the latter contract is still valid, but the latter licensee cannot obtain the right to use the trademark since it is not a third party in good faith and the prior trademark licensing contract can confront the latter one. 在后商标使用许可合同相对人明知商标权人和在先商标使用许可合同相对人未解除在先商标独占使用许可合同,仍和商标权人签订许可合同,导致先后两个独占许可合同的许可期间存在重叠的,在后合同并非无效,但在后商标使用许可合同相对人不属于善意第三人,不能依据在后合同获得商标的许可使用权,在先取得的独占许可使用权可以对抗在后的商标使用许可合同关系。
Full-text Omitted. 原告:上海帕弗洛文化用品有限公司,住所地:上海市嘉定区华亭镇武双路。
 法定代表人:邹素莲,该公司董事长。
 被告:上海艺想文化用品有限公司,住所地:上海市闵行区金都路。
 法定代表人:王红新,该公司董事长。
 被告:毕加索国际企业股份有限公司,住所地:台湾地区台北市信义区信义路。
 法定代表人:游美月,该公司董事长。
 原告上海帕弗洛文化用品有限公司 (以下简称帕弗洛公司)因与被告上海艺想文化用品有限公司(以下简称艺想公司)、被告毕加索国际企业股份有限公司(以下简称毕加索公司)发生商标使用许可合同纠纷,向上海市第一中级人民法院提起诉讼。
 原告帕弗洛公司诉称:第2001022号商标(以下称涉案商标)的商标权人毕加索公司于2008年9月授权其在中国大陆地区独家使用该商标,期限为2008年9月至2013年12月。2010年2月,被告毕加索公司与帕弗洛公司约定商标使用许可期限在原基础上延展十年。2012年2月,毕加索公司与被告艺想公司签订《商标使用许可合同书》,约定艺想公司2012年1月至2017年8月期间独占使用该商标,并授权艺想公司进行全国维权打假行动,致使帕弗洛公司产品遭到工商机关查处。毕加索公司与艺想公司擅自签订《商标使用许可合同书》,并向工商机关投诉帕弗洛公司侵权、向法院提起商标侵权诉讼,此行为系“恶意串通,损害第三人合法利益”及“违反法律、行政法规的强制性规定”,请求法院判令系争合同无效、两被告赔偿帕弗洛公司经济损失100万元。
 被告艺想公司辩称:1.原告帕弗洛公司没有获得被告毕加索公司关于涉案商标的独占许可使用权。帕弗洛公司在商标局备案的独占使用许可合同系伪造,因此商标局备案所记载的许可方式也不能证实帕弗洛公司享有涉案商标的独占许可使用权。授权证明书中没有关于授权性质的具体约定,故帕弗洛公司获得的仅是涉案商标独家使用权,而非法律规定的独占许可使用权;2.根据商标局的公告,涉案商标权利人毕加索公司与帕弗洛公司之间的商标授权使用关系已于2012年1月1日提前终止。艺想公司于2012年2月16日获得涉案商标的独占许可实施权,没有侵犯帕弗洛公司的任何权利,艺想公司主观上也不存在与毕加索公司恶意串通的状态;3.艺想公司在取得涉案商标的独占许可使用权后,帕弗洛公司仍在大量生产使用涉案注册商标的产品,艺想公司为此在全国范围内向工商行政管理部门提出投诉,并提起侵权诉讼,是维护其独占许可使用权的正当行为,该维权行为不是因主观恶意而造成的帕弗洛公司损失;4.毕加索公司与帕弗洛公司及案外人上海大者实业有限公司恶意串通,在本案诉讼期间将涉案商标转让给大者公司,侵犯了艺想公司在合同中约定的优先购买权、独占使用权。综上,请求法院驳回帕弗洛公司的全部诉讼请求。
 被告毕加索公司书面答辩称:毕加索公司未对商标使用许可合同进行备案。毕加索公司在与被告艺想公司签约时,已将涉案商标授权情况告知艺想公司,包括原告帕弗洛公司仿冒毕加索公司负责人林达光签名以获取商标许可合同备案的情况,艺想公司对该商标前期授权尚未终止非常清楚,仅要求毕加索公司尽快撤销帕弗洛公司在商标局的商标备案合同,同时约定任何一方不得私自与帕弗洛公司和解。因此,其在授权给艺想公司使用涉案商标时,已经履行了相关告知义务,由此给帕弗洛公司带来的任何损失,均应由艺想公司承担。
 上海市第一中级人民法院一审查明:
 被告毕加索公司于2003年5月21日获核准注册涉案商标。2003年7月9日,毕加索公司出具《授权证明书》,证明2003年7月9日至2008年12月31日授权原告帕弗洛公司在中国大陆地区使用系争商标。2008年9月8日,毕加索公司再次出具《授权证明书》,授予帕弗洛公司中国大陆地区在书写工具类别上商业使用涉案商标,权利内容:中国大陆地区独家制造与销售,授权期限自2008年9月10日起至2013年12月31日止。2009年3月12日,商标局向毕加索公司发出商标使用合同备案通知书,告知毕加索公司于2008年6月30日报送的许可帕弗洛公司使用涉案商标的使用许可合同备案申请已被核准。2010年2月11日,毕加索公司与帕弗洛公司签订《授权契约书》,约定在原契约基础上延展十年,自2014年1月1日起至2023年12月31日止。
 2012年1月1日,被告毕加索公司与原告帕弗洛公司签订商标使用许可合同备案提前终止协议,但约定双方关于该商标的其他约定不受影响。2012年3月13日,商标局发布2012年第10期商标公告,提前终止许可合同备案,提前终止日期为2012年1月1日。
 2012年2月16日,被告毕加索公司与被告艺想公司在上海签订《商标使用许可合同书》。该合同约定:第二条、独占使用;第五条、许可期限2012年1月15日至2017年8月31日;特别说明:甲方应在签订此合同一年内完成许可合同备案;除因商标局审查程序、期限冗长之外,若因甲方未积极撤销与帕弗洛公司在国家商标局之备案合同或者其他原因未在国家商标局办妥备案的,则乙方有权终止本合同。同日,毕加索公司出具授权书称艺想公司是中国大陆地区唯一独家授权。
 上海市第一中级人民法院认为:
 一、原告帕弗洛公司获得了涉案商标的独占许可使用权
 三方协议书、商标注册证明、被告毕加索公司出具的授权证明书和毕加索公司与帕弗洛公司所签订的授权契约书等证据之间可以相互印证,反映出涉案商标由台湾帕弗洛公司从毕加索公司处获得授权后转授权给帕弗洛公司使用的事实。毕加索公司在书面答辩意见中也对上述事实予以确认,帕弗洛公司获得涉案商标使用权的合同关系真实有效。根据毕加索公司的书面答辩意见,确认其所出具的两份授权证明书系真实有效,而2008年9月8日其所出具的第二份授权证明书载明“权利内容:中国大陆地区独家制造与销售”,可以表明商标权利人授权帕弗洛公司使用涉案商标的授权方式符合我国商标法律规定的独占实施许可方式。因此,帕弗洛公司在2008年9月10日至2013年12月31日期间享有涉案,商标的独占许可使用权。
 二、本案系争合同不属于“恶意串通,损害第三人合法利益”的无效合同
 被告毕加索公司和被告艺想公司之间所签订的商标使用许可合同系双方当事人真实意思表示,该两份合同所指向的商标使用许可关系真实存在,艺想公司亦支付了部分商标使用费作为对价。因此,艺想公司签订系争合同的目的在于获取涉案商标的独占许可使用权。艺想公司虽然曾经实施过不正当竞争行为,但其通过与商标权利人订立商标使用许可合同获取涉案商标独占许可使用权后,在其产品上使用涉案商标并不构成商标仿冒行为,也不必然构成对原告帕弗洛公司的不正当竞争。因此,艺想公司签订系争合同的目的并非出于损害帕弗洛公司的合法权益,也没有实施不正当竞争的主观恶意。艺想公司在与毕加索公司进行合同磋商时得知帕弗洛公司享有独占许可使用权的事实,但已经要求毕加索公司撤销其与帕弗洛公司的独占实施许可合同备案,故不能仅因艺想公司明知帕弗洛公司享有独占许可使用权的事实就认定其具有损害帕弗洛公司利益的主观恶意。毕加索公司作为商标权人,在涉案商标已经授权帕弗洛公司独占实施期间内,擅自与艺想公司签订新的独占实施许可合同,致使帕弗洛公司作为独占许可使用权人无法正常使用涉案商标,帕弗洛公司可以按照其与毕加索公司之间的相关合同约定维护其合法权益。“系争合同特别设置了针对帕弗洛公司不允许一方私自和解的条款”系艺想公司为保护自身合同利益而采取的措施,并不能证实其有损害帕弗洛公司合法利益的主观恶意。艺想公司在与毕加索公司签订了独占实施使用合同并支付了相应独占实施许可费用后,作为涉案商标的独占许可使用权人向工商行政部门提出投诉并非恶意损害帕弗洛公司合法利益的行为。毕加索公司、艺想公司投诉书内容相似亦不能证实两者具有合意损害帕弗洛公司利益的行为事实。
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