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Jiangsu Changjia Jinfeng Power Machinery Co., Ltd. v. Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (retrial of case regarding dispute over trademark infringement)
江苏常佳金峰动力机械有限公司与上海柴油机股份有限公司侵犯商标权纠纷再审案
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Jiangsu Changjia Jinfeng Power Machinery Co., Ltd. v. Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (retrial of case regarding dispute over trademark infringement)
(retrial of case regarding dispute over trademark infringement)
江苏常佳金峰动力机械有限公司与上海柴油机股份有限公司侵犯商标权纠纷再审案
[Key Terms]
right to use trademark ; OEM processing ; well-known trademark ; review for necessity ; trademark infringement
[核心术语]
商标使用权;定牌加工;驰名商标;必要性审查;商标侵权
[Disputed Issues]
Where foreign-related OEM processing does not cause substantial damage to a trademark owner, the act does not infringe on the exclusive right to use the trademark.
[争议焦点]
涉外定牌加工行为未对商标所有权人造成实质性损害的,该行为不侵犯商标专用权。
[Case Summary]
OEM processing is a common and legal form of international trade which does not constitute a use of trademark that would identify or distinguish sources and also does not mislead or confuse the source of goods or services...
[案例要旨]
定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式。不用于识别或区分来源的商标使用行为不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆...

Full-text omitted.

 

江苏常佳金峰动力机械有限公司与上海柴油机股份有限公司侵犯商标权纠纷再审案

 中华人民共和国最高人民法院
 民事判决书
 (2016)最高法民再339号
 再审申请人(一审被告、二审被上诉人):江苏常佳金峰动力机械有限公司。
 法定代表人:许佰金,该公司董事长。
 委托诉讼代理人:徐春江,北京志霖律师事务所律师。
 被申请人(一审原告、二审上诉人):上海柴油机股份有限公司。
 法定代表人:蓝青松,该公司董事长。
 委托诉讼代理人:邹建伟,上海舒滨律师事务所律师。
 委托诉讼代理人:程天吉,上海舒滨律师事务所律师。
 再审申请人江苏常佳金峰动力机械有限公司(简称常佳公司)因与被申请人上海柴油机股份有限公司(简称上柴公司)侵犯商标权纠纷一案,不服江苏省高级人民法院(2015)苏知民终字第00036号民事判决,向本院申请再审。本院于2016年6月30日作出(2016)最高法民申448号民事裁定,提审本案。本院依法组成合议庭,于2016年11月15日公开开庭审理了本案。常佳公司法定代表人许佰金、委托诉讼代理人徐春江,上柴公司委托诉讼代理人邹建伟、程天吉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
 上柴公司向江苏省常州市中级人民法院(简称一审法院)提起诉讼称:使用在商品和服务国际分类第7类柴油机等商品上的“东风”商标,是上柴公司的注册商标,商标注册证为第100579号、第624089号,其商标专用权受法律保护。第100579号商标注册于1962年,经过上柴公司60年的连续使用及大量的广告宣传,在市场上享有较高知名度和商业信誉。1992年至2013年连续被上海市工商局认定为上海市著名商标,2000年被国家工商局商标局认定为驰名商标。常佳公司未经其许可,在柴油机等商品上擅自使用与其注册商标相同的商标,并生产制造大量假冒上柴公司“东风”牌柴油机等产品,已构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》)第五十二条第一项所述侵犯注册商标专用权行为。请求判令常佳公司:1.立即停止对上柴公司注册商标专用权的侵害;2.赔偿经济损失人民币105万元(含合理开支);3.承担本案诉讼费。
 常佳公司答辩认为,常佳公司没有实施所谓的侵害上柴公司注册商标专用权行为,也未给上柴公司造成任何经济损失。上柴公司所称涉嫌侵权产品在2013年10月24日被常州海关扣押。在扣押之后,常州海关经过调查不能认定常佳公司的产品构成商标侵权,进行了放行,可以印证被扣押产品没有构成侵权。另外,常佳公司从事的是依据委托人的授权进行的定牌加工行为,定牌加工使用的是委托方提供的商标证书。该商标证书是委托方在印度尼西亚依法获得,并至今有效。常佳公司从事定牌加工行为生产的产品,根据授权书全部出口国外,不在国内进行销售,不在国内进入市场流通环节,不会给国内的相关商标造成误认混淆。请求驳回上柴公司的所有诉讼请求。
 一审法院经审理查明:
 上柴公司系我国注册商标“东风”文字和图形组合商标的商标权人。商标注册证第100579号、第624089号。其中,第100579号商标由上海柴油机厂于1981年注册,核定使用商品为第1类(国际分类第7类)柴油机,经过续展注册有效期至2023年2月28日。该商标最早由上海柴油机厂于1962年8月1日在我国注册在第1类柴油机(内、外销商品),商标注册证号为第41765号。第624089号商标核定使用的商品为第7类柴油机、内燃机配件,该商标由上海柴油机厂注册,注册有效期限自1992年12月30日至2002年12月29日,经过续展注册有效期限至2022年12月29日。
 上海柴油机厂于1993年12月24日经上海市工商行政管理局核准变更企业名称为上海柴油机股份有限公司。
 2013年10月1日,常佳公司与印度尼西亚企业PTADIPERKASABUANA(简称印尼PTADI公司)签订一份委托书,内容为:PTADIPERKASABUANA以“DONGFENG(东风)”商标及标志(证书号码:IDM000089328)持有人的身份,委托常佳公司依据商标证书号码IDM000089328以“DONGFENG(东风)”商标及标志,生产柴油机及柴油机组件,出口至进出口商,但仅可以在印度尼西亚销售。该委托有效期至2017年1月19日。
 印尼PTADI公司系在印度尼西亚注册成立的公司,并系印度尼西亚注册编号为IDM000089328商标证书登记的“DONGFENG(东风)”商标所有人。该商标注册登记类别为07类货品/服务,包括各种电动发电机、交流发电机、柴油发动机和柴油发电机等。该注册商标在印度尼西亚受保护期为10年,从2007年1月19日算起。上述委托书签订时,该商标在有效期内。
 2013年10月8日,常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件(包括机体总成、油箱、水箱),运抵国印度尼西亚,该批货物申报出口共计228000千克,总价为659700美元。上柴公司以常佳公司申报出口的该批柴油机配件涉嫌侵犯上柴公司的注册商标权为由,向常州海关提出扣留申请。常州海关根据上柴公司的申请于同年10月23日将常佳公司申报出口的上述柴油机配件予以扣留。
 根据上柴公司的申请,一审法院于2014年1月2日采取了证据保全措施,在常州海关对被控侵权货物进行拍照及清点数量。该批货物在柴油机机体总成和油箱上的标识与上柴公司涉案商标相同,与印度尼西亚注册编号为IDM000089328的商标亦相同。
 一审法院经审理认为:
 根据法律规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的,属侵犯注册商标专用权。适用该规定的前提是首先构成商标法意义上的商标使用行为,不属于商标使用情形的,不落入商标权的保护范围。商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能,侵犯商标权的本质即是对商标识别功能的破坏,使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。非识别商品来源意义上的使用行为,不构成商标法意义上的商标使用行为,不落入商标权的保护范围。
 本案中,上柴公司系我国柴油机商品上“东风”注册商标的商标权人,基于商标权的地域性,上柴公司在我国对涉案商标享有商标专用权。常佳公司主张其根据印度尼西亚商标权人的委托,依照委托人提供的印度尼西亚商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印度尼西亚,构成定牌加工,予以采信。在定牌加工过程中,全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为,在我国境内不具有识别商品来源的功能,因而不构成商标法意义上的商标使用行为,故常佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围,不构成侵权。上柴公司的诉讼请求不具有事实和法律依据,不予支持。
 综上,一审法院依照《商标法》五十二条第一项,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定,判决驳回上柴公司的全部诉讼请求。一审案件受理费人民币14250元,由上柴公司负担。
 上柴公司不服一审判决,向江苏省高级人民法院(简称二审法院)提起上诉,请求撤销一审判决,依法改判支持其一审全部诉讼请求;一、二审诉讼费用由常佳公司负担。具体理由为:1.商标使用行为是一种客观行为,只要在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式标注使用了商标,就达到区别商品来源的目的,应当认定为商标法意义上的商标使用行为。常佳公司在同一种商品上使用与上柴公司相同的商标是一种典型的商标使用行为,常佳公司生产的柴油机商品在不在中国市场销售,会不会造成中国相关公众混淆与误认,并不是认定是否属于商标法意义上商标使用行为的构成要件。2.根据商标法规定和最高人民法院的规范性文件,在同一种商品上使用相同商标,在认定侵权行为时完全不必考虑其混淆可能性。3.是否发生实际损失不应作为是否判断侵犯商标专用权的构成要件。4.常佳公司在接受委托定牌加工和出口产品的过程中未尽到必要的审查注意义务,超出委托方在印度尼西亚的商标注册证核准使用商品范围,构成商标侵权。5.常佳公司是一家专业经营柴油机生产制造的企业,其曾因侵犯“东风”商标专用权而与上柴公司签订了一份补偿协议,该协议中约定常佳公司保证不再实施侵犯上柴公司“东风”注册商标专用权的行为,即常佳公司明知“东风”商标为上柴公司所有,却再次生产制造销售标有“东风”商标的柴油机,具有明显过错,应当承担相应的民事责任。6.印度尼西亚委托人以复制方式将上柴公司在先注册、使用的“东风”商标抢注,违反诚实信用原则,具有明显的攀附利用上柴公司商标商誉的故意,其抢注的商标虽然没有被撤销,但商标具有地域性,只能在印度尼西亚范围内有效,其在国内未经上柴公司许可,生产加工带有“东风”商标的行为,是对上柴公司权利的侵犯,应当予以制止。
 常佳公司答辩称,一审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求驳回上诉,维持原判。理由为:1.常佳公司已经尽到了必要的审查义务,不但审查了委托方主体合法资质,也审查了委托方商标权属证明。2.定牌加工依据的是委托方提供的商标证书和商标样式,完全在委托方的授权范围内,且明确约定所有产品出口印度尼西亚,不在中国境内销售,不会接触到国内消费者,不会发挥商标的识别功能,不会给上柴公司在国内市场造成任何损害以及潜在的损害风险。3.商标侵权的前提是侵权人进行了商标法意义上的商标使用,非识别来源意义上的商标使用行为不落入商标权保护范围。4.常佳公司与上柴公司签订的和解协议是在2008年,但是经过印度尼西亚最高法院2009年的审理,最终上柴公司在印度尼西亚不再享有“东风”商标的专用权,故之前和解协议的基础事实和法律依据都不再存在,上柴公司称其违背承诺和诚信原则不符合事实。5.上柴公司称其驰名商标在印度尼西亚遭到不正当抢注没有事实与法律依据,而且该商标的权属不是本案的审理范围。
 二审法院认为本案争议焦点为,常佳公司的行为是否构成商标侵权。
 二审期间,上柴公司提供了一份上海市对外经济贸易委员会于2007年9月11日向中国驻印度尼西亚大使馆经济商务参赞处出具的函件,以证明“东风”牌柴油机在印度尼西亚的出口情况。
 常佳公司未提供新证据,其对上述证据的质证意见为,不认可该证据的真实性、合法性与关联性。
 二审法院基于上柴公司提供的函件加盖了上海市对外经济贸易委员会更名后的“上海市商务委员会”公章,对该证据的真实性、合法性与关联性予以认可。
 双方当事人对于一审法院查明的事实均无异议,予以确认。
 二审法院另查明:
 1.上柴公司的“东风”商标于1962年8月1日由中央工商行政管理局核准注册,注册号为:41765,用于柴油机(出口商品),有效期自1962年8月1日起至1982年7月31日止。上世纪七十年代,根据相关规定,该商标由上海市工商行政管理局清理并注册,1976年1月7日换证,注册号为沪工商标字第0490号,核准商品为柴油机。1981年5月1日,“东风”商标由国家工商行政管理局重新核准注册,注册号为第100579号,使用商品为柴油机。上述第41765号、第0490号及第100579号“东风”商标的图样相同。
 2.2000年9月27日,上柴公司注册并使用在柴油机商品上的“东风”商标被认定为驰名商标,商标图样包括涉案第100579号与第624089号注册商标。2005年,上柴公司生产的东风牌多缸柴油机被授予中国名牌产品称号,有效期三年。
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