| [Full Text] | | [正文] |
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国家知识产权局专利复审委员会与河南省正龙食品有限公司等外观设计专利权无效行政纠纷上诉案 |
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北京市高级人民法院 |
| | 行政判决书 |
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(2011)高行终字第1733号 |
| | 上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会。 |
| | 法定代表人张茂于，副主任。 |
| | 委托代理人张雪飞，该专利复审委员会审查员。 |
| | 委托代理人何伦健，该专利复审委员会审查员。 |
| | 被上诉人（原审原告）河南省正龙食品有限公司。 |
| | 法定代表人姚忠良，董事长。 |
| | 委托代理人温彪飞。 |
| | 委托代理人朱永杰。 |
| | 原审第三人陈朝晖。 |
| | 上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）因外观设计专利权无效行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第1242号行政判决，向本院提起上诉。本院于2011年11月28日受理本案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。 |
| | 陈朝晖系专利号为00333252.7号、名称为“食品包装袋”的外观设计专利（简称本专利）的权利人。2009年8月4日，河南省正龙食品有限公司（简称正龙公司）针对本专利向专利复审委员会提出无效宣告请求。2009年12月8日，专利复审委员会作出第14261号无效宣告请求审查决定书（简称第14261号决定），维持本专利权有效。正龙公司不服该决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。 |
| | 北京市第一中级人民法院认为：《中华人民共和国立法法》第八十四条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。依据上述规定，国家知识产权局制定了《施行修改后的专利法的过渡办法》，该过渡办法于2009年10月1日起施行。根据该过渡办法，对于专利权是否有效的审查，申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2008年12月27日修改前的《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）的规定；申请日在2009年10月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2008年修改后的《专利法》的规定。鉴于本案属于专利行政纠纷，本专利的申请日及授权日在2009年10月1日前，因此依据《中华人民共和国立法法》第八十四条之规定并参照上述过渡办法的相关规定，本案应适用修改前的《专利法》进行审理。 |
| | 本案中，正龙公司主张本专利与其在先的注册商标专用权构成冲突，故本专利不符合修改前的《专利法》第二十三条的规定。鉴于注册商标专用权属于修改前的《专利法》第二十三条规定的“合法权利”，而正龙公司的该商标亦已被核准注册，故正龙公司上述主张是否成立的关键在于正龙公司的该注册商标专用权相对于本专利是否属于“在先取得”的权利，以及本专利是否与该注册商标专用权相冲突。 |
| | 1、正龙公司该注册商标专用权相对于本专利而言是否属于“在先取得”的权利。 |
| | 在确定他人的合法权利相对于外观设计专利权而言是否属于“在先取得”的权利时，应以外观设计专利权的“授权公告日”，而非“专利申请日”作为判断在先权利的时间标准，即在专利“授权公告日”之前已合法产生的权利或权益构成外观设计专利权的在先权利。具体到本案，因本专利授权公告日为2001年5月2日，正龙公司主张的注册商标专用权的核准注册日为2001年1月14日，早于本专利授权公告日，因此，正龙公司享有该注册商标专用权产生的时间早于本专利，该注册商标专用权构成本专利的在先权利。 |
| | 之所以认为应以外观设计专利的“授权公告日”为标准确定在先权利，系因为由修改前的《专利法》第二十三条规定可以看出，该规定的目的在于避免“权利冲突”的产生。所谓权利冲突，是指在同一载体上同时存在两种以上相互冲突的有效的民事权利（例如既存在有效的专利权，亦同时存在注册商标专用权等其他民事权利），且其中一项权利的行使会导致对他人另一合法权利的侵犯。因只有“有效”的权利之间才可能产生“权利冲突”，而需要法定程序授权的权利，在授权日之前并未形成有效的权利，故此类权利在授权日之前通常不可能与其他权利产生权利冲突，除非法律在这一阶段亦为其提供了一定程度的民事保护。对于外观设计专利权而言，因其亦属于需要法定程序授权的权利，只有在授权公告日后才能成为受专利法保护的有效的专利权，在此之前专利法并未为其提供民事保护，故只有在授权公告日之后，其才可能与其他权利产生权利冲突。据此，对于外观设计专利权在先权利的判断，应以外观设计专利权的授权公告日为准，在该日前已合法存在的权利或权益构成外观设计专利权的在先权利。 |
| | 不能认同以外观设计专利的“专利申请日”作为判定在先权利时间点的作法，原因在于： |
| | 首先，以“专利申请日”为标准判断在先权利的作法，缺乏合理的法理依据。 |
| | 依据通常的理解，以“专利申请日”作为标准判断在先权利的作法，其目的在于禁止不正当的专利申请行为，即如果他人的权利在专利申请日之前已存在，则推定专利申请人对此知晓，并进而推定这一专利申请行为具有不正当性。虽然这一考虑有其合理性，但因《专利法》第二十三条中所明确规定的是授权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利“相冲突”，而非不得不正当地进行专利申请，故这一考虑因素与《专利法》第二十三条的规定并不相符，专利申请是否具有不正当性并非《专利法》第二十三条调整的范围。 |
| | 在此基础上，即便着眼于专利申请是否具有不正当性这一角度，以“专利申请日”为标准亦难以解决这一问题。原因在于，他人的权利在专利申请日之前尚未产生并不代表专利申请人对该权利客体并不知晓。以注册商标专用权为例，注册商标专用权虽然自核准注册日产生，但因其在注册之前会有初审公告程序，故如果在专利申请日之前他人商标已被初审公告（如本案中，正龙公司商标的初审公告日即早于本专利的申请日），则专利申请人亦可能知晓这一权利客体。此时，专利申请人客观上具有将他人已初审公告的商标进行专利申请的可能性，此种情况下专利申请人的这一行为当然具有不正当性，属于应予禁止的范围。但如果采用以“专利申请日”为标准的作法，则因为在专利申请日之前该商标尚未被核准注册，无法被认定为构成在先权利，从而导致这一专利不会因为存在在先的商标专用权而被拒绝授权。由此可知，即便考虑专利申请是否具有不正当性这一角度，以“专利申请日”为标准亦仅能解决部分的不正当申请专利的问题，在很多情况下则无能为力。据此，这一作法不仅不符合《专利法》第二十三条的规定，亦缺少合理的法理依据。 |
| | 其次，以“专利申请日”为判断标准，客观上会导致权利冲突的产生。 |
| | 所谓权利冲突并非仅指在同一载体上同时存在两个以上合法有效的权利，而更是指其中一项权利的行使会导致对他人另一合法权利的侵犯。如果不存在侵权的后果，则即便在同一载体上同时存在两种合法有效的权利亦难以称之为权利冲突。 |
| | 在以专利申请日为标准的情况下，虽然在外观设计“专利申请日”与“授权公告日”之间仍可能会有其他相应权利产生，但因只有在“专利申请日”之前存在的权利才能被视为外观设计专利的在先权利，故在这一期间产生的他人的权利无法构成外观设计专利授权的障碍，这必然会导致同一期间（即专利授权日之后）在同一权利客体上存在两个合法有效的权利。虽然对于在这一期间形成的他人的权利，专利申请人可能事先并不知晓，从而主观上可能并无过错，但因为行为人的主观过错并非知识产权侵权的认定要件，其影响的仅是赔偿责任的承担，故此种情况下如果对该专利予以授权，则专利权人在授权后实施外观设计专利的行为亦可能构成对他人权利的侵犯，从而导致权利冲突的产生。鉴于此，以“专利申请日”为标准的作法有悖于《专利法》第二十三条中避免权利冲突这一立法目的。 |
| | 再次，相对于以“专利授权公告日”为标准，以“专利申请日”为标准确定在先权利，并不会对专利申请人带来实际利益。 |
| | 相对于以专利授权公告日为标准，以专利申请日为标准确定在先权利，虽然会具有更小的在先权利范围，及更少的专利授权障碍，形式上似乎对专利申请人，尤其是对主观上并无过错的专利申请人更为有利，但实则不然。在专利授权日前存在在先权利且该专利与其构成权利冲突的情况下，上述专利申请人仅是在形式上获得了该专利权，但却难以将其实际投入使用，因此这一专利权对其并无实质意义。 |
| | 任何知识产权的实质均系禁用权，而非自用权，即知识产权的实质在于权利人有权禁止他人未经许可实施其权利控制的行为，但却并非当然有权自己行使该权利客体，其是否有权行使该权利客体还要看其实施权利的行为是否构成对他人在先权利的侵犯。在知识产权侵权的认定并不以主观过错为前提的情况下，如果在专利授权日前在同一权利客体上存在他人在先权利，专利申请人即便获得了专利权的授权，其亦无法将该专利权实际投入使用，因其实际使用行为将会构成对在先权利的侵犯。陈朝晖使用本专利的行为已被生效判决认定构成对正龙公司在先注册商标专用权的侵犯这一事实即充分说明了这一点。因申请人申请外观设计专利的目的通常在于将其直接或间接地投入实际使用，如果其授权后仍无法使用这一专利权，则该权利对其将无任何实质意义。由此可知，即便以专利申请日为标准确定在先权利，对于专利申请人而言亦并无实质利益。相应地，以授权公告日作为确实在先权利的标准，亦不会对主观无过错的专利申请人有所不公。 |
| | 综上，第14261号决定中以本专利申请日作为认定在先权利的时间点，该作法有误。 |
| | 2、本专利与正龙公司在先的注册商标专用权是否构成权利冲突。 |
| | 因只有外观设计专利授权后的正常使用行为将会侵犯他人在先的注册商标专用权时，才可能产生该两种权利的冲突，故判断外观设计专利权是否与在先注册商标专用权产生冲突应依据商标法中有关侵犯注册商标专用权行为的相应规定予以判定。 |
| | 《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第五十二条对于侵犯注册商标专用权行为进行了相应规定，依据该规定并结合商标法基本原理，外观设计专利的正常使用行为在符合以下要件的情况下应被认定为构成侵犯注册商标专用权的行为： |
| | 1、外观设计专利产品中对于涉案标识的使用系商标意义上的使用，即该标识的使用具有区分商品或服务来源的作用； |
| | 2、外观设计专利产品中使用的标识与注册商标相同或相近似； |
| | 3、外观设计专利产品所使用的具体商品或服务与注册商标核定使用的商品或服务相同或相类似； |
| | 4、外观设计专利产品中对该标识的使用可能使注册商标核定使用商品或服务的相关公众对于商品或服务的提供者产生混淆误认。 |
| | 依据上述要件，现对本外观设计专利是否与正龙公司在先注册商标专用权产生冲突予以判定。 |
| | 首先，由本专利附图可以看出，“白家”文字显著标识于产品左上方，因本专利名称为“食品包装袋”，而这一标示方式系包装袋上商标的常用标示方式，故相关公众通常会认为其指代的是该产品的商标，本专利中对于“白家”的使用属于商标意义上的使用行为。 |
| | 其次，将本专利中使用的“白家”标识与正龙公司的在先注册商标“白象”相比可以看出，二者在文字构成、排列方式及表达形式上均较为近似，故二者属于近似商标。 |
| | 再次，虽然本专利名称为“食品包装袋”，但这一产品在实践中通常会附着于某一特定产品，而不会直接向最终消费者销售。鉴于本专利明确且显著地标示有“酸辣粉丝”字样，故本专利最终使用的商品为“酸辣粉丝”。因这一商品与正龙公司在先注册商标核准使用的商品“方便面、挂面、面条”等在功能、用途及消费对象、销售渠道等方面均较为相近，故上述商品构成类似商品。 |
| | 综合考虑上述因素，本专利的使用会使相关公众误以为该产品来源于正龙公司，从而产生混淆误认，本专利的使用行为构成对正龙公司注册商标专用权的侵犯，据此，本专利与正龙公司在先的注册商标专用权相冲突。 |
| | 鉴于此，本专利不符合修改前的《专利法》第二十三条的规定，应被宣告无效。正龙公司的起诉理由成立，第14261号决定适用法律错误，依法予以撤销。 |
| | 综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项之规定，判决：一、撤销专利复审委员会作出的第14261号决定；二、专利复审委员会重新作出无效宣告审查决定。 |
| | 专利复审委员会不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持第14261号决定。其理由为：一、原审判决对修改前的《专利法》第二十三条的法律适用错误。原审判决关于在确定他人的合法权利相对于外观设计专利权而言是否属于“在先取得”的权利时，应以外观设计专利权的“授权公告日”而非“专利申请日”作为判断在先权利的时间标准的观点是错误的。理由如下：1、这种解释与立法目的不符。《专利法》第二十三条规定了授予外观设计专利权的条件，其主要立法目的在于防止外观设计专利申请人在申请时将现有设计、已经核准注册的商标标识等作为自己的“设计”来申请外观设计的不当行为，保护在先权利，同时倡导诚实信用。正如判断授权的外观设计是否属于现有设计应当以申请日前的设计作为对比设计一样，判断申请人是否尊重在先权利、是否诚信的时间点同样应是申请日，因为提交专利申请是申请日发生的行为，申请人不可能预知申请日之后产生的合法权利。以与申请日之后产生的合法权利相冲突为由不授予专利权，不仅与现有设计的时间判断标准相矛盾，不能实现本条的立法目的，而且对申请人也是不公平、不合理的。如果《专利法》的规定有不完善之处，无法防止申请人抄袭已经初审公告的商标标识作为自己的“设计”申请专利，则应当通过立法按照法定程序进行修改完善，而不应由法院作出与法律规定明显相违背的解释。否则，解决了本案的一个权利冲突问题，产生了更多其他问题。2、这种解释与修改前的《专利法》第二十三条的规定不符。2008年修改前的《专利法》第二十三条的内容与修改后的《专利法》是相同的、一以贯之的，其实质内容从来就没有修改过，所不同的是修改前的《专利法》没有明确规定“在先”的含义，以往的专利审查实践、司法判例以及权威著作都是以申请日作为判断是否属于在先权利的时间标准。该规定的主要目的在于防止外观设计专利申请人在申请时将他人已经核准注册的商标标识作为自己的“设计”申请专利的不正当行为，修改后的《专利法》对“在先”的含义作了进一步明确，明确规定“在先取得的合法权利”是指“在申请日以前已经取得的合法权利”。显然，修改前的《专利法》第二十三条应当采用与修改后的《专利法》同样的解释，而不应作其他解释。如果按照原审判决的解释适用修改前的《专利法》，势必会造成修改前的《专利法》与修改后的《专利法》在适用法律上的脱节，造成前后矛盾。3、这种解释损害了申请人在申请日与授权日之间享有的权益。原审判决认为，外观设计专利权自授权公告日生效，而在申请日至授权公告日这一阶段，专利法并未提供民事保护，故只有在授权后，外观设计专利权才可能与其他权利产生冲突。根据《专利法》第四十二条的规定，专利权的期限自申请日起计算。可见，专利权自申请日起即已经得到了专利法的确认，并受到专利法的保护。因而在申请日至授权公告日这一阶段，专利申请人已享有一定的权益，同样可能产生权利冲突。从《专利法》和《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）各有关条款之间的关系推导出来，申请人在申请日之后享有权利或者能够获得利益，亦即专利申请人在这一时间段具有一定的利益保障。因此，从法理角度考虑，此间专利申请人享有一定的权益，存在与其他权利冲突的可能。本案中，本专利的申请日为2000年10月16日，在涉案商标的核准注册日2001年1月14日之前，即在《专利法》规定的本专利的权利期限之前，该商标仅处于申请、审批阶段，权利人还未取得注册商标专用权，不属于修改前的《专利法》第二十三条规定的“在先取得的合法权利”。4、这种解释会不合理地增大外观设计专利权的不确定性。申请日是由专利申请人自由意思表示所确定的日期，一经提交申请文件即确定申请日，非有法定事由不会改变。而授权公告日是由专利审查部门的行政行为所确定的日期，即授权公告日由专利审查部门的工作次序和工作速度确定，具有较大的不确定性。如果以授权公告日为时间标准，则专利权是否与其他权利构成冲突，取决于专利审批机关的审批效率而不是当事人自己的行为，容易增大专利权的不确定性，即相同申请日的同样外观设计专利，授权快的不构成权利冲突，授权慢的，则构成冲突，法律适用的后果不同。专利审查部门授权公告的工作次序和工作速度可以直接导致是否与在先合法权利构成冲突，这对申请人是不公平的，结论也不合理。并且，由于外观设计专利权的质量系于授权公告日的确定，当事人亦可能会对于授权公告日的确定存在争议，从而给行政行为带来不确定性。5、这种解释与商标法中的相关法律适用相悖。《商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。对此，全国人大法工委编著的《商标法释义》指出，“他人现有的在先权利”是指在商标注册申请人提出商标注册申请之前，他人已经取得的权利。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第17条也规定，人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利，一般以诉争商标申请日为准。专利权与商标权同属知识产权，具有无形财产权的共性，相关的判断标准，包括判断是否属于在先权利的时间标准应当一致，不能相互矛盾。因此，判断注册商标专用权相对于外观设计专利权是否属于在先权利时，也应当采用与《商标法》一致的时间标准，即以申请日为准。基于上述理由，上诉人认为，注册商标专用权是否属于本专利的在先权利应当以申请日为判断的时间标准，以授权公告日为判断的时间标准是错误的，缺乏事实依据和法律依据。本案中，根据《商标法》的规定，涉案注册商标专用权取得的时间是核准注册之日，在本专利申请日之后，不属于在先取得，该专用权不属于“在申请日前已经取得的合法权利”，与本专利不构成权利冲突。二、原审判决撤销第14261号决定属于适用法律错误。根据《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第五十六条的规定，被诉具体行政行为合法但存在合理性问题的，人民法院应当判决驳回原告的诉讼请求。本案中，第14261号决定严格依据修改前的《专利法》第二十三条的规定和司法惯例，认定注册商标专用权不属于在先权利是合法的。原审判决只是因为以申请日为时间标准不能防止外观设计专利申请人不正当申请专利、存在合理性问题，就判决撤销第14261号决定，违反了上述司法解释的规定，属于适用法律错误。三、原审判决认定本专利与涉案注册商标专用权构成权利冲突，超出了本案的审理范围。判断外观设计专利权是否与注册商标专用权构成冲突，包括两个步骤：判断注册商标专用权相对于本专利权是否属于在先权利；在此基础上，判断本专利的实施是否将会侵犯注册商标专用权。本案中，第14261号决定仅对第一个步骤进行了审查，认为注册商标专用权不属于在先权利，并据此维持本专利权有效。本专利权是否与商标专用权冲突并不属于第14261号决定的审查范围。原审法院在开庭审理时也只是对第14261号决定涉及的有关事实和适用法律进行了审理。对于本专利的实施是否将会侵犯注册商标专用权而构成冲突的问题，原审法院并没有听取上诉人、原审第三人的意见陈述就径行判决，明显超出了原审的审理范围，违反了法定程序，影响了案件的正确裁判。 |
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