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Niannianhong International Food Co., Ltd. v. I. Schroeder KG (GmbH & Co.) et al. (appeal of dispute over infringement of exclusive right to use trademark)
年年红国际食品有限公司与德国舒乐达公司等侵害商标权纠纷上诉案
【法宝引证码】
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Niannianhong International Food Co., Ltd. v. I. Schroeder KG (GmbH & Co.) et al. (appeal of dispute over infringement of exclusive right to use trademark)
(appeal of dispute over infringement of exclusive right to use trademark)
年年红国际食品有限公司与德国舒乐达公司等侵害商标权纠纷上诉案
[Key Terms]
foreign-related original equipment manufacturer processing ; due diligence ; subjective fault
[核心术语]
涉外贴牌加工;审查注意义务;主观过错
[Disputed Issues]
How is the people’s court to determine whether the use of a trademark by an OEM processing enterprise constitutes infringement?
[争议焦点]
1.人民法院应如何判断涉外贴牌加工企业使用商标的行为是否构成侵权?
[Case Summary]
The term “foreign-related original equipment manufacturer (“OEM”) processing” refers to a form of manufacturing organization where in the processing of supplied materials the processing of customer samples and the processing of supplied parts the foreign consignor supplies a trademark and the domestic consignee imprints such trademark on the processed products and returns all processed products to the foreign consignor with the domestic consignee not responsible for foreign-related sales and only obtaining a fee regarding labor for the processing. Although OEM products are not sold within China they can nevertheless touch upon trademark infringement issues. As OEM processing is an act in the production of products...
[案例要旨]
涉外贴牌加工是指在来料加工、来样加工和来件加工业务中由境外委托方提供商标境内受托方将其提供的商标印在所加工的产品上并将加工后的产品全部返还给境外委托方境内受托方不负责对外销售...

[Full Text]@#
Omitted

 

[正文]@#
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年年红国际食品有限公司与德国舒乐达公司等侵害商标权纠纷上诉案

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福建省高级人民法院@#
民事判决书@#
       @#
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(2012)闽民终字第378号@#
  上诉人(原审原告)年年红国际食品有限公司。@#
  法定代表人苏宇石,唯一董事。@#
  委托代理人艾勇、何美华,广东卓建律师事务所律师。@#
  被上诉人(原审被告)德国舒乐达公司I.Schroeder KG(GmbH&co.)。@#
  法定代表人Martin Humbert,常务董事。@#
  委托代理人原素雨,北京盈科(上海)律师事务所律师。@#
  被上诉人(原审被告)厦门国贸实业有限公司。@#
  法定代表人何福龙,董事长。@#
  委托代理人吴晓强。@#
  委托代理人陈琼。@#
  上诉人年年红国际食品有限公司(下称年年红公司)因与被上诉人德国舒乐达公司I.Schroeder KG(GmbH&co.)(下称舒乐达公司)、厦门国贸实业有限公司(下称国贸公司)侵害商标专用权纠纷一案,不服福建省厦门市中级人民法院(2011)厦民初字第158号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。上诉人年年红公司的委托代理人艾勇、何美华,被上诉人舒乐达公司的委托代理人原素雨,被上诉人国贸公司的委托代理人陈琼、吴晓强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。@#
  原审法院查明:@#
  被告舒乐达公司系德国一家专业生产罐头食品的企业,自1997年起长期委托国内企业为其贴牌加工,其商标iska于1999年12月13日获欧共体注册,1997年8月29日获国际知识产权组织国际局国际商标注册(即马德里商标注册),核准使用的商品类别均为29类,其企业名称和商标在国内有一定的知名度。自1998年2月开始至2006年,被告舒乐达公司先后委托原告法定代表人苏宇石任职的南宁高新开发区进出口公司、爽的食品厂、广西美年丰食品有限公司、广西玉林市瑞宁罐头食品厂贴牌加工罐头食品。贴牌加工的产品使用的商标标识由三个部分组成,椭圆圈形、圈内“iska”的拉丁文字母及其右上方的?与德文字母“qualit?t”(中文意思为质量)。涉案商标系广西玉林市瑞宁罐头食品厂(下称瑞宁食品厂,该厂法定代表人苏瑞宁系苏宇石的父亲)2001年8月20日申请,2002年10月7日获准注册的商标,商标注册证号为第1999111号,核定使用商品为第29类:蘑菇罐头;蔬菜罐头;水果罐头;豌豆罐头,有效期为2002年10月07日至2012年10月06日。瑞宁食品厂注册该商标后为防止被被告发现,一直未实际使用。2008年6月14日,瑞宁食品厂将该商标转让给原告年年红公司。在瑞宁食品厂办理涉案商标转让给原告的过程中,被告舒乐达公司发现iska商标被中国企业注册后,曾要求原告在受让后将商标归还被告。2008年5月13日,苏宇石以年年红公司董事的身份签署了一份表明其愿意将商标权转让给被告舒乐达公司的文件。但原告在取得涉案商标后,并没有将其转让给被告舒乐达公司。2009年3月2日,被告舒乐达公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出争议申请,7月8日被受理,目前仍在审理中。@#
  2010年4月27日,厦门海关作出厦关法知字[2010]070号行政处罚决定,没收被告国贸公司申报出口至俄罗斯的标有标识的3507箱蘑菇罐头,并处以罚款。据查,该批货物系由被告舒乐达公司委托被告国贸公司进行生产、运输。被告舒乐公司下订单时,向被告国贸公司提交了iska商标欧共体注册和马德里国际注册的资料,并授权国贸公司在其订购的货物上使用iska商标。@#
  2010年7月21日,国家版权局依舒乐达公司书面申请就 图形进行著作权登记,著作权登记证书号为00029071。@#
  原告为本案一审诉讼支付律师费人民币50,000元。@#
  原审法院认为:@#
  本案是因贴牌加工引发的商标侵权纠纷,本案争议的焦点有二:一、原告对 商标是否具有合法权利;二、两被告使用 商标是否侵权。@#
  一、关于原告商标合法性问题。1、被告舒乐达公司作为一家有一定知名度的罐头食品加工企业,早在上世纪九十年代就委托中国食品加工企业(包括原告法定代表人苏宇石当时任法定代表人的企业)贴牌加工iska牌的罐头食品,原告法定代表人苏宇石理应非常清楚该商标具有一定的知名度。苏宇石通过其父亲苏瑞宁开办的瑞宁食品厂注册商标,无疑是商标抢注行为。但瑞宁食品厂的商标抢注行为是否合法,其注册的商标是否应当撤销,应通过商标确权行政程序解决,而至今国家商标行政管理部门并没有撤销该商标的注册,因此原告受让于瑞宁食品厂取得该商标,应受法律保护。至于被告举证证明原告法定代表人苏宇石曾表示愿意将抢注的商标归还被告,但由于原告法定代表人苏宇石的该项承诺系实践性法律行为,而非诺成性法律行为,故苏宇石不负有强制履行诺言的义务。2、虽然被告举证证明瑞宁食品厂在2004年曾被吊销营业执照,但吊销营业执照只是行政处罚,法律主体资格依然合法存在,法人权利能力和行为能力并未丧失,被告据此主张商标转让行为无效没有法律依据。在被告没有证据证明商标转让时瑞宁食品厂被注销,且该转让行为又被国家商标局依法核准的情况下,本院不宜直接否认商标转让行为的法律效力。3、被告在诉讼中提出原告三年未使用涉案商标,但被告就此举证不足,根据原告提交的其生产的罐头等证据,被告辩称不足以采信。即便被告三年未实际使用,是否撤销商标注册也由国家商标行政管理部门裁决,法院不能以司法替代行政直接撤销。基于上述三点,法院认为,虽然原告取得涉案商标有一定的不正当性,但根据目前的证据尚不足以否认其合法性。@#
  二、关于两被告使用商标是否侵权。商标具有严格的地域性,商标的使用应局限于法定区域。根据我国在加入《商标国际注册马德里协定》时的声明,通过国际注册取得商标的保护,只有经商标所有人进行国内申请时,才能扩大到中国。被告舒乐达公司iska商标虽然获得欧共体和马德里国际商标注册,但是被告没有证据证明其在中国国内进行申请,因此其根据《商标国际注册马德里协定》在世界知识产权组织国际局注册的iska商标并不自动获得我国保护,没有取得在中国的商标专用权。@#
  根据《中华人民共和国商标法实施细则》第三条的规定,商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商业活动包括商品的生产行为和商品的销售行为,贴牌加工作为商品的生产行为也应当严格禁止在同一种商品或类似商品上使用与他人注册商品相同或相近的商标。相关公众既包括产品的消费者,也应包括产品的生产者和销售者,因此即便贴牌加工的产品不在中国市场销售,也同样会引起产品生产和流通环节业者的混淆,从而损害商标的识别功能。@#
  然而,诚实信用是商业活动应遵循的基本原则,任何违反诚信的行为均不应受到法律保护。本案原告法定代表人苏宇石明知被告舒乐达公司的商标在国内加工市场和国际销售市场有一定的知名度,作为曾经的贴牌加工商利用被告未在中国注册的可乘之机,借其父开办的企业对该商标稍加改动在中国注册,显然属于商标注册领域不诚信的抢注行为,依法本不应受到保护。但由于被告为避免抢注行为被发现,长期不实际使用该商标,以致至今已超过商标法定撤销申请期限,该商标是否会被撤销还有待国家商标局裁决。即便该商标未被撤销,对其专用权的保护也应有别于普通商标,应当给予适当的限制,尤其不得对抗在先使用的权利人,即本案原告无权禁止被告舒乐达公司使用其长期实际使用的商标。且从商标的识别功能而言,被告舒乐达公司长期委托中国企业为其贴牌加工商标的罐头食品,生产和流通领域的相关业者均知道产品的来源是被告舒乐达公司,而不可能误认为是原告的产品,即不可能实际造成相关公众的混淆,因此即便原告商标不被撤销,被告舒乐达公司使用商标也不构成对原告商标权的侵害。@#
  贴牌加工是指承揽方根据定作方的要求生产加工定作方指定或提供商标标识的产品的生产方式。根据被告舒乐达公司给本案被告国贸公司的订单记载,被告国贸公司为被告舒乐达公司加工被告舒乐达公司明确指定的iska商标的罐头食品,其行为属于典型的贴牌加工行为。贴牌加工企业为防止贴牌加工行为侵犯他人的商标权,在接受贴牌加工的订单时,应当对定作方相关的商标权利给予应有的审查和注意。根据被告举证和陈述,被告国贸公司在接受订单时审查了定作方被告舒乐达公司的商标注册资料,也取得了商标使用的授权书,尽了应有的审查注意义务,即使所贴商标侵犯了原告商标权,其主观上也无过错,更何况原告无权禁止被告舒乐达公司使用商标。@#
  综上,原告是涉案商标的注册的权利人,在该商标未被撤销的情况下,仍然对该商标拥有合法的权利,但其权利取得具有不正当性,故对其权利的保护应给予一定的限制。原告无权禁止与该商标近似的商标的在先使用人被告舒乐达公司继续使用 商标。且被告长期在中国使用商标,继续使用该商标也不会导致相关公众对产品的来源产生混淆,即使原告的 商标不被撤销,被告使用商标也不构成对原告商标权的侵权,因此原告主张两被告商标侵权没有法律依据,其诉讼请求依法应予驳回。依照《中华人民共和国商标法》第三十一条之规定,判决:驳回原告年年红公司的全部诉讼请求。本案一审案件受理费人民币8,800元,由原告年年红公司负担。@#
  原审宣判后,年年红公司不服,向本院提起上诉。@#
  年年红公司上诉称:原审判决认定事实和适用法律均存在错误。请求:1、撤销原审判决;2、改判支持上诉人的一审全部诉讼请求;3、本案一、二审诉讼费用由被上诉人负担。主要理由有:@#
  一、原审判决认定事实存在错误。1、原审认定舒乐达公司自1998年2月至2006年先后委托苏宇石当时任职的相关公司贴牌加工罐头食品所使用的商标标识由椭圆圈形、圈内“iska”的拉丁字母及其右上方的?;与德文字母“qualit?t”三个部分组成。该认定与事实不符。舒乐达公司提交的所有商标注册档案都是文字“ISKA”字样,未能举证证明其另行提供的一张标签就是订单或合同中产品使用的标签。2、原审认定舒乐达公司自1998年2月至2006年委托苏宇石任职的瑞宁食品厂贴牌加工罐头食品。该认定与事实不符。首先,瑞宁食品厂的从业人员中没有苏宇石;其次,瑞宁食品厂因未办理2002年度企业年检被吊销企业营业执照,而玉林市美年丰食品有限公司于2003年4月15日申请设立,因此,舒乐达公司提交的苏宇石同时任职瑞宁食品厂和美年丰食品厂总经理的名片显然不具有真实性;第三,舒乐达公司从未与瑞宁食品厂发生商业往来关系。3、原审认定瑞宁食品厂注册涉案商标后为防止被发现而一直未实际使用。该认定没有事实依据。原审法院对瑞宁食品厂有无使用涉案注册商标、没有使用时的主观心态如何等未进行调查,作出上述认定纯属主观臆测。4、原审认定2009年3月2日舒乐达公司提出的商标争议申请仍在审理中。该认定与事实不符。实际上,舒乐达公司当日提出两次撤销申请,一次是撤销注册商标争议申请,商标评审委员会于同年9月19日已裁决维持;另一次是撤销连续三年不使用注册商标申请,商标局于2011年12月31日也裁决维持。5、原审认为年年红公司取得涉案商标有一定的不正当性。该认定缺乏依据。年年红公司的商标系于2008年6月14日经核准受让合法取得,不存在任何过错。6、原审认定舒乐达公司下订单时向国贸公司提交了iska商标欧共体注册和马德里国际注册的资料。该认定与事实不符。国贸公司提交给法庭的“ISKA商标注册信息”来源于“欧盟商标和外观设计注册处(OAMI)官方网站”和“世界知识产权组织(WIPO)官方网站”,不是来源于舒乐达公司。7、原审认为舒乐达公司与国贸公司之间的关系属于典型的贴牌加工行为。该认定与事实不符。根据国家技术监督局1997年第127号文件《产品标识标注规定》第九条第四项的规定,受委托的企业为委托人加工产品,且不负责对外销售的,在该产品上应当标注委托人的名称和地址。但本案被控侵权产品除了舒乐达公司的网站以外,没有其他信息,反而显示国贸公司的企业名称、地址,同时舒乐达公司向国贸公司出具商标使用授权书,所以二者之间不是贴牌加工关系,而是共同生产、共同销售关系。8、原审认为苏宇石借其父开办的企业对涉案商标稍加改动在中国注册。该认定纯属主观臆测。9、原审认定舒乐达公司的企业名称和商标在国内有一定知名度。该认定没有事实依据。@#
  二、原审判决适用法律存在错误。1、原审援引《中华人民共和国商标法》第三十一条的规定驳回年年红公司的诉讼请求不当。该条规定属于该法第三章“商标注册的审查和核准”,而商标注册的审查与是否核准注册是国家商标行政管理部门的行政职权,不属于法院民事司法职权,法院无权适用该条款。且该法第四十一条已经对违反第三十一条的处理途径予以明确,即商标行政争议程序。《最高人民法院关于“涉及注册商标授权争议的注册商标专用权利冲突纠纷”的函复》指出,对涉及注册商标授权争议的注册商标专用权权利冲突纠纷,法院不予受理。2、原审认为涉案商标为避免抢注行为被发现而长期不实际使用,以致至今已超过商标法定撤销申请期限,该商标是否会被撤销有待国家商标局裁决。该认定无法律依据。年年红公司自受让商标后即投入使用。同时,撤销注册商标的五年争议期限自商标核准注册之日起计算,不以商标注册人是否使用商标为前提,舒乐达公司在法定期限内未提出争议申请应承担相应后果。3、原审判决存在逻辑矛盾,将年年红公司取得涉案商标的合法性与正当性置于相对立地位,且优先考虑正当性,并对商标权利的保护给予限制,是对我国法律规定的否定。4、原审认为舒乐达公司长期委托中国企业为其贴牌加工ISKA商标的罐头食品,生产和流通领域的相关业者知道产品的来源是舒乐达公司,不可能实际造成相关公众的混淆。上诉人认为,该认定没有法律依据,几乎相同的两个商标,使用于同种商品上,相关公众的混淆误认是不可避免的;商标的混淆误认并非仅指相关公众将非专用权人的产品误认为专用权人的产品,反之,也是混淆误认。5、原审认为国贸公司在接受订单时审查了定作方舒乐达公司的商标注册资料,也取得了商标使用的授权书,尽了应有的审查注意义务。该认定与《关于对外贸易中商标管理的规定》第10条有关“对外贸易经营者在从事进出口活动中,对他人指定或者提供使用的商标,应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件,并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似,其商品的包装、装璜也不得与他人已在我国使用的包装、装璜相同或者近似”的规定相悖,国贸公司显然未尽上述法定义务,主观过错明显。6、原审认为年年红公司主张舒乐达公司、国贸公司商标侵权没有法律依据。该认定与事实及《中华人民共和国商标法》第五十二条的规定相悖。@#
......


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