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Annual Report of the Supreme People's Court on Intellectual Property Cases (2011)(Title Only) [Effective]
最高人民法院知识产权案件年度报告(2011) [现行有效]
【法宝引证码】
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最高人民法院办公厅关于印发《最高人民法院知识产权案件年度报告(2011)》的通知

(2012年4月12日 法办〔2012〕95号)
各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:
2011年,最高人民法院新收的各类知识产权案件继续增长。其中,专利商标投权确权案件增长明显,涉及高新技术领域的专利案件和商标权人旨在维护市场利益和划定行为界限引发的商标案件比重较大,涉及软件、数据库、动漫等新兴产业领域的著作权案件和涉及网络技术、新型商业模式的不正当竞争纠纷增多,新类型和疑难案件高居不下。最高人民法院通过个案的审理和裁决,对新问题和新领域进行了深入研究并给予了及时回应。最高人民法院从2011年审结的知识产权案件中,精选了34件案件的裁判中涉及的44个具有普遍性指导意义的法律适用问题,形成《最高人民法院知识产权案件年度报告(2011)》。
知识产权案件年度报告是最高人民法院关于知识产权和竞争领域重大、复杂、疑难和新类型案件的审判标准、司法政策和裁判方法的集中反映。每年定期发布的知识产权案件年度报告,已经成为最高人民法院指导知识产权审判工作的重要载体和社会公众了解最高人民法院知识产权审判发展动态的重要渠道,并日益受到社会的普遍关注和有关方面的高度重视。最高人民法院将根据我国经济社会文化发展的新要求和人民群众对知识产权司法保护的新期待,进一步充分发挥知识产权审判职能作用,依法公正高效审理案件,切实有效回应社会司法需求,不断提升知识产权司法的权威性和公信力,努力开创知识产权司法保护新局面。
现将《最高人民法院知识产权案件年度报告(2011)》印发给你们,供各级人民法院在知识产权审判工作中参考借鉴。
特此通知。
最高人民法院知识产权案件年度报告(2011)

序言
一、专利案件审判
(一)专利民事案件审判
1.专利说明书及附图的例示性描述对权利要求解释的作用
2.说明书对权利要求的用语无特别界定时应如何解释该用语的含义
3.母案申请对解释分案申请授权专利权利要求的作用
4.被诉侵权技术方案缺少专利技术特征的情况下不构成侵权
5.先用权抗辩的审查与认定
6.区别于现有设计的设计特征对外观设计整体视觉效果的影响
(二)专利行政案件审判
7.专利说明书中没有记载的技术内容对创造性判断的影响
8.药品研制、生产的相关规定对药品专利授权条件的影响
9.专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围的判断标准
10.判断专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点
11.专利无效宣告程序中权利要求书的修改方式是否严格限于《专利审查指南》限定的三种方式
12.专利申请文件的修改限制与专利保护范围的关系
13.专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系
14.专利无效行政诉讼程序中人民法院可否依职权主动引入公知常识
15.外观设计相近似判断中“整体观察、综合判断”的把握
16.设计要素变化所伴随的技术效果的改变对外观设计整体视觉效果的影响
二、商标案件审判
(一)商标民事案件审判
17.判断商标侵权行为应考虑相关公众混淆、误认的可能性
18.独家经营和使用的具有产品和品牌混合属性的商品名称不应认定为通用名称
(二)商标行政案件审判
19.含有描述性外国文字的商标的显著性的审查判断
20.含有描述性要素的商标的显著性的审查判断
21.类似商品认定中对产品用途的考虑
22.关联商品可视情纳入类似商品范围
23.《类似商品和服务区分表》对类似商品认定的作用
24.商标是否驰名应根据案件具体情况及所涉商品特点等进行综合判断
25.近似商标共存协议影响商标可注册性的审查判断
26.注册商标连续3年停止使用撤销制度中商业使用和合法使用的判断标准
27.商标驳回复审程序和商标异议复审程序之间一事不再理原则的适用
28.商标驳回复审行政诉讼程序中应否考虑阻碍申请商标注册的事实发生的新变化
29.商标驳回复审行政诉讼程序中应否考虑证明申请商标使用情况的新证据
30.商标行政诉讼程序中对当事人提交的新证据的处理及类似商品的认定
三、著作权案件审判
31.本身并不表达某种思想的答题卡不构成著作权法意义上的作品
四、竞争案件审判
32.构成国家秘密的商业秘密的秘密性认定
33.作为商业秘密的整体信息是否为公众所知悉的认定
34.单纯的竞业限制约定能否构成作为商业秘密保护条件的保密措施
35.商业秘密侵权认定中对不正当手段的事实推定
36.具有描述性的商品名称构成知名商品特有名称的条件
五、知识产权合同案件审判
37.技术合同所涉的产品或者服务需要行政审批和许可对技术合同效力的影响
38.特许经营合同的定性与判断
六、关于知识产权侵权责任承担
39.专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售行为的民事责任
七、关于知识产权诉讼证据与程序
40.确认不侵犯知识产权之诉的受理条件
41.被诉侵权产品的出口装船交货地可否认定为侵权行为地
42.对原审诉讼期间仍在持续的侵权行为的处理
43.无独立请求权的第三人在诉讼程序中是否有权申请鉴定
44.鉴定材料取样时未通知当事人到场是否构成鉴定程序违法
结语
序言
2011年,最高人民法院适应中国特色社会主义法律体系形成后的新要求,紧紧围绕执法办案第一要务,严格依法办案,保证知识产权案件公正高效审理;加强审判监督和业务指导,创新业务指导方式,确保知识产权司法统一;创新和发展诉讼与非诉讼相衔接的纠纷解决机制,加强诉讼调解,努力实现法律效果和社会效果的统一,知识产权审判工作取得新进展,知识产权司法保护对科技进步、知识创新和文化发展的规范、引导、促进和保障作用得到进一步发挥。
2011年,最高人民法院知识产权审判庭全年共新收各类知识产权案件420件,比2010年增长34.19%。在新收案件中,按照案件所涉权利类型划分,共有专利和其他技术类案件163件,商标案件132件,著作权案件45件,商业秘密案件5件,其他不正当竞争案件10件,知识产权合同案件37件,其他案件28件(主要涉及知识产权案件管辖权的确定问题)。按照案件性质划分,共有行政案件115件,占全部新收案件的27.38%,其中专利行政案件47件,商标行政案件68件,分别比2010年增长27.03%和151.85%;共有民事案件305件,占全部新收案件的72.62%。另有2010年旧存案件46件,2011全年共有各类在审案件466件。全年共审结各类知识产权案件423件,其中二审案件3件,申请再审案件363件,提审案件34件,请示案件22件,抗诉案件1件。在审结的363件申请再审案件中,裁定驳回再审申请256件,裁定提审49件,裁定指令或者指定再审33件,裁定撤诉(包括和解撤诉)15件,函转原审法院复查处理1件,以其他方式处理9件。在调撤案件中,广州市红太阳机动车配件有限公司与安徽江淮汽车集团有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司确认不侵犯商标权纠纷等案件的成功调解,彻底化解了当事人之间的矛盾,实现了双方包容增长、和谐发展,在社会上产生了良好反响。
2011年最高人民法院审理的知识产权和竞争案件呈现如下特点:专利商标行政案件增长迅猛,在全部案件中所占比重增加,尤其是专利商标授权确权案件增长明显,成为去年最显著的案件特点;因法律规定比较原则需要明确法律边界,给社会公众以具体指引的新类型、疑难案件依然居高不下;专利案件数量持续上升,涉案技术的含金量越来越高,发明专利案件和涉及医药、化工、通信等高新技术领域的案件明显增多;商业标识类案件尤其是商标案件比重增多,商标权人通过诉讼维护市场利益和划定行为界限的需求日益强烈;著作权案件中涉及软件、数据库、动漫等新兴产业领域的案件比重增加,诉争保护的新类型著作权客体不断涌现;不正当竞争案件中涉及网络技术、新型商业模式的不正当竞争纠纷以及商业秘密纠纷的比重增加。与上述案件特点相适应,最高人民法院在行使知识产权审判职能方面呈现出如下特点:对专利商标行政机关授权确权行为的司法审查日渐深入,司法裁判在专利商标授权确权标准的确定和把握方面发挥的作用日益凸显,司法保护知识产权的主导作用进一步发挥;在严格依法行使审判权的同时,重视知识产权司法政策在新型、疑难、复杂案件法律适用中的导向作用,确保法律适用正确方向;依托和凝聚社会共识,明晰法律含义和明确法律边界,维护知识产权法律适用统一;在加大知识产权保护力度的同时,更加注重利益平衡,积极促进知识产权利益各方共同受益和均衡发展。
为总结和梳理最高人民法院在知识产权和竞争审判领域处理新型、疑难、复杂案件的审判标准、裁判方法和司法政策,最高人民法院从2011年审结的知识产权案件中精选出34件典型案件,归纳出44个具有普遍指导意义的法律适用问题,形成本年度报告并予以发布。
  一、专利案件审判
(一)专利民事案件审判
1.专利说明书及附图的例示性描述对权利要求解释的作用
在申请再审人徐永伟与被申请人宁波市华拓太阳能科技有限公司(以下简称华拓公司)侵犯发明专利权纠纷案【(2011)民提字第64号】(以下简称“太阳能手电筒”专利侵权案)中,最高人民法院指出,运用说明书及附图解释权利要求时,由于实施例只是发明的例示,不应当以说明书及附图的例示性描述限制专利权的保护范围。
本案的基本案情是:徐永伟是“太阳能手电筒”发明专利(即本案专利)的权利人。本案专利权利要求1为:一种太阳能手电筒,其包括有手电筒的筒体、灯头、灯座、开关,灯头与筒体进行连接,筒体里内置有充电电池作为电源,同时手电筒上安装有控制电源断通的开关,筒体的外表面固定有太阳能电池板,太阳能电池板的输出与筒体内的充电电池进行并联连接,其特征在于所述的太阳能电池板与在外面的、保护太阳能电池板的、透明的罩盖组成可脱卸的部件,同时,筒体的表面开有配合的安装孔,罩盖的前部有前缘部分,与安装孔的前沿呈插接连接,罩盖的后端面上开有小孔,紧固有紧固件,紧固件与筒体的后部里表面进行配合固定,使该部件能够通过可脱卸的连接结构安装固定在筒体的外表面安装孔上。华拓公司生产、销售被诉侵权的太阳能手电筒,并在其网站上和产品宣传册中进行许诺销售。徐永伟以华拓公司的行为构成专利侵权为由提起诉讼。浙江省宁波市中级人民法院一审认为华拓公司构成侵权,判决华拓公司立即停止侵权、赔偿徐永伟经济损失6万元(含徐永伟为调查、制止侵权支付的合理费用)。徐永伟、华拓公司均提起上诉。浙江省高级人民法院二审认为,本案专利的发明目的在于采用透明的罩盖对太阳能电池板进行保护,防止异物划伤损坏,延长使用寿命,并采用可脱卸式的安装结构,方便其拆换太阳能电池板。被诉侵权产品筒体后端盖经过高压冲压后固定在手电筒的筒体上,无法通过人力正常打开。因此,被诉侵权产品的筒体后端盖并不具备本案专利的“可脱卸的连接结构”这一必要技术特征,从而也使其太阳能电池板与透明罩盖之间无法进行脱卸和更换,也不具备本案专利的“太阳能电池板与在外面的、保护太阳能电池板的、透明的罩盖组成可脱卸的部件”这一必要技术特征。遂判决撤销一审判决、驳回徐永伟的诉讼请求。徐永伟向最高人民法院申请再审,最高人民法院裁定提审本案。再审过程中,徐永伟以华拓公司的侵权行为仍在继续为由,将其一审诉请的赔偿数额20万元调整为50万元。最高人民法院于2011年5月10日判决撤销二审判决,维持一审判决,华拓公司向徐永伟另支付制止侵权的合理费用3万元。
最高人民法院再审认为:权利要求的作用在于界定专利权的权利边界,说明书及附图主要用于清楚、完整地描述专利技术方案,使本领域技术人员能够理解和实施该专利。而教导本领域技术人员实施专利的最好方式之一是提供实施例,但实施例只是发明的例示,因为专利法不要求、也不可能要求说明书列举实施发明的所有具体方式。因此,运用说明书及附图解释权利要求时,不应当以说明书及附图的例示性描述限制专利权的保护范围。否则,就会不合理地限制专利权的保护范围,有违鼓励发明创造的立法本意。本案专利权利要求书并未记载电筒“后端盖”,仅在说明书的实施例部分及附图部分有所提及,不能将“后端盖”作为界定本案专利权保护范围的依据。同时,专利权利要求1中的“可脱卸”是指电池板与罩盖之间的可脱卸以及罩盖、电池板与筒体之间的可脱卸,而后端盖的开合是指后端盖与筒体之间的可脱卸,两者并非同一涵义。此外,华拓公司在申请再审中提交的专利审查档案进一步印证,后端盖不属于本案专利所述“可脱卸连接结构”的组成构件。因此,专利权利要求中“可脱卸”部件或者连接结构等技术特征与后端盖能否开合无关。被诉侵权产品的后端盖不能通过人力打开,并不意味着其不具有专利权利要求中的“可脱卸”特征。被诉侵权产品具备了专利权利要求1的全部技术特征,落入本案专利权的保护范围。
2.说明书对权利要求的用语无特别界定时应如何解释该用语的含义
在申请再审人深圳市蓝鹰五金塑胶制品厂(以下简称蓝鹰厂)与被申请人罗士中侵犯实用新型专利权纠纷案【(2011)民提字第248号】中,最高人民法院认为,在专利说明书对权利要求的用语无特别界定时,一般应根据本领域普通技术人员理解的通常含义进行解释,不能简单地将该用语的含义限缩为说明书给出的某一具体实施方式体现的内容。
本案的基本案情是:罗士中是名称为“汽车方向盘锁”的实用新型专利(即本案专利)的专利权人。本案专利的权利要求1为:“汽车方向盘锁,包括前叉、后叉、止动杆、锁头、锁体及其内部的锁止元件,其特征在于:它还包括组合锁梁,以及锁体内部的弹性定位掣,组合锁梁的叉杆左端设有前叉,右端呈直角形的设有转轴,转轴下端插入锁体左端的垂直大孔内形成铰链连接,垂直大孔的两侧设有贯穿其中心的纵向孔,左侧的纵向孔内装有堵盖和弹性定位掣,右侧的纵向孔内装有锁止元件,转轴下端的中部设有径向凹坑,其位置与锁止元件和弹性定位掣相对应,锁体中部设有控制锁止元件的锁头,锁体右端下方设有后叉,其上方固装着止动杆的左端,组合锁梁通过铰链展开后与锁体、后叉和止动杆形成一错位的横杠,锁止元件卡在转轴的径向凹坑与锁体之间,前叉的叉口朝向左方,后叉的叉口朝向右方,两叉口非对称地撑卡在方向盘圆环上;锁头控制锁止元件退出径向凹坑开锁,组合锁梁回转180度形成与锁体及其右端的止动杆平行的折叠状,弹性定位掣弹顶在转轴的径向凹坑与锁体之间,前叉与后叉的叉口均朝向右方。”罗士中认为蓝鹰厂制造、销售的蓝鹰128#锁落入本案专利保护范围,遂提起诉讼,请求判令蓝鹰厂承担侵权责任。广东省深圳市中级人民法院一审认为,被诉侵权产品与本案专利在锁体内部结构、转轴结构以及弹性定位掣、锁止元件与转轴的配合方式方面存在不同。这种结构和配合关系的不同,导致二者在技术效果方面存在明显区别,被诉侵权产品没有落入本案专利权的保护范围。遂判决驳回罗士中的诉讼请求。罗士中不服,提起上诉。广东省高级人民法院二审认为,被诉侵权产品与本案专利权相比,两者的在锁体内部构造、转轴结构以及锁止元件、弹性定位掣与转轴操作配合方式方面均相同。一审判决始终将本案专利具体实施例与被诉侵权产品相比,比对对象错误。本案被诉侵权产品落入本案专利权保护范围。据此,判决撤销一审判决,蓝鹰厂承担侵犯专利权的法律责任。蓝鹰厂不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院提审本案后于2011年12月20日作出再审判决,维持二审判决,驳回了蓝鹰厂的再审申请。
最高人民法院再审认为:本案专利产品OK-310BA折叠式方向盘自动锁是本案专利实施例1的具体体现,在确定本案专利权的保护范围时,可以帮助理解权利要求的内容。但是,侵权判断时,应该防止将该具体的实施例与被诉侵权产品进行对比,以免不当地缩小专利权的保护范围。本案中,对以下技术特征是否相同或者等同存在争议:1.锁体内部结构。本案专利权利要求中相应技术特征为:“垂直大孔的两侧设有贯穿其中心的纵向孔”。“贯穿”不是一个专业技术术语,在本案专利说明书中也没有对其含义作出特别界定,应根据其通常含义对其进行解释。《现代汉语词典》载明,“贯”的意思是“穿、贯通、连贯”,“贯穿”的意思是“穿过、连通”。因此,该技术特征的字面含义为两侧的纵向孔连通并且穿过垂直大孔中心。垂直大孔是立体的,其中心指的是其轴向中心线,而不是轴向中心线的中心。要实现这一点,垂直大孔两侧的纵向孔可以在一条直线上,与垂直大孔形成“十”形结构,也可以上下错位设置,与垂直大孔形成“Z”形结构。因为垂直大孔和纵向孔都是中空的,上述两种结构均可以实现垂直大孔两侧的纵向孔连通并且穿过垂直大孔中心。被诉侵权产品锁体内部结构的技术特征为:垂直大孔两侧的纵向孔上下错位设置,分别与垂直大孔的中心相贯通,与垂直大孔形成“Z”形结构。因此,被诉侵权产品关于锁体结构的技术特征与本案专利相同。2.转轴结构及配合关系。本案专利权利要求中相应技术特征为:“转轴下端的中部设有径向凹坑,其位置与锁止元件和弹性定位掣相对应”。“径向凹坑”的字面含义为沿转轴直径方向凹陷的坑状结构。在权利要求中没有对径向凹坑的形状、数量及组合方式的限制,也没有对与锁止元件和弹性定位掣相对应的径向凹坑是同一个还是不同的进行限制。本案专利说明书中实施例1和2分别设置了一个和两个径向凹坑与锁止元件、弹性定位掣同时和分别对应。根据上述对锁体内部结构的分析,在垂直大孔两侧的纵向孔上下错位设置的情形下,也必定有不同的径向凹坑分别与锁止元件和弹性定位掣相对应。被诉侵权产品转轴结构的技术特征为:转轴下端分成上下两部分,错位开设两种不同滑槽分别与锁止元件和弹性定位掣相对应。位于上方的4个齿形滑槽(两个径向设置、两个非径向设置)与锁止元件相对应,位于下方的横截面为半圆弧形的滑槽(非径向设置)与方形弹性定位掣相对应。判断被诉侵权产品的滑槽与本案专利的径向凹坑是否相同或等同,还应该进一步确定径向凹坑的作用,而不能仅停留在其字面含义。本案专利中的径向凹坑与被诉侵权产品中的滑槽,其作用均是与弹性定位掣和锁止元件相配合,实现锁紧和开锁,以及保持组合锁梁和止动杆的折叠状态。尽管被诉侵权产品中的滑槽有些非径向设置,但其实质上和本案专利中的径向凹坑是相同的。本案专利权利要求和说明书中,对转轴转动过程中弹性定位掣的位置没有记载,也就是说没有排除在转轴转动过程中弹性定位掣始终弹顶在径向凹坑内的技术方案。被诉侵权产品弹性定位掣在转轴转动过程中,始终弹顶在横截面为半圆弧形的滑槽内,其作用也在于开锁旋转180度后顶在滑槽和锁体之间,保持锁体与组合锁梁折叠状态的相对稳定。在本案专利的权利要求范围内,会有不同的实施方式,不同的实施方式可能会带来技术效果上的差别,但是都落入专利权的保护范围之内。因此,在锁止元件、弹性定位掣与转轴的配合关系上,被诉侵权产品与本案专利相同,落入本案专利权保护范围。
3.母案申请对解释分案申请授权专利权利要求的作用
在申请再审人邱则有与被申请人山东鲁班建设集团总公司(以下简称鲁班公司)侵犯专利权纠纷案【(2011)民申字第1309号】中,最高人民法院认为,母案申请构成分案申请的特殊的专利审查档案,在确定分案申请授权专利的权利要求保护范围时, 超出母案申请公开范围的内容不能作为解释分案申请授权专利的权利要求的依据。
本案的基本案情是:邱则有是名称为“一种现浇砼空心模壳构件”的发明专利(即本案专利)的专利权人。邱则有在本案中主张权利的依据为本案专利权利要求1和3,本案专利权利要求1的内容为:一种现浇砼空心模壳构件,包括上底(4),周围侧壁(5),下底(6),上底(4)和周围侧壁(5)构成模壳(7),模壳(7)与下底(6)彼此围成有封闭空腔(8)的模壳构件(3),其特征在于所述的模壳(7)由至少两块分块模壳板(9)拼接组装而成,分块模壳板(9)有至少一根加强杆(12)支撑。邱则有认为鲁班公司的叠合箱落入本案专利保护范围,遂提起诉讼。山东省济南市中级人民法院一审认为,鲁班公司的叠合箱由顶盒、底盒和侧框板直接组成一个封闭单元,不具备本案专利的全部必要技术特征,故判决驳回邱则有的诉讼请求。山东省高级人民法院二审维持一审判决。邱则有不服,向最高人民法院申请再审。其主要理由之一是,关于本案专利权利要求中的“分块模壳板”,根据其字面含义以及本案专利说明书第2页第5-7段的内容可知,是指把一个模壳拆成很多小块,由这些小块组装成模壳。最高人民法院审查查明:本案专利说明书第2页第2段记载:“本发明的解决方案是在现有技术的基础上,包括……。这样,由于模壳由至少两块分块模壳板拼接组装而成,而分块模壳板为包括部分上板和与之相连的部分侧壁的成型件,因而模壳构件结构简单,构造关系明确,生产容易、成本低,相应楼盖的施工成本低,从而达到了本发明的目的。”说明书第2页第5-7段记载:“本发明的特征还在于所述的上底由四块分块模壳板构成。本发明的特征还在于所述的周围侧壁由四块分块模壳板构成。本发明的特征还在于所述的分块模壳板为包括部分上板和与之相连的部分侧壁的成型件。”本案专利为第03118134.1号发明专利申请(以下简称母案)的分案申请,在母案申请文件中,没有记载本案专利说明书第2页第5-7段的内容。母案专利申请公开说明书记载的权利要求4为,“根据权利要求2所述的一种现浇钢筋砼空心楼盖,其特征在于模壳构件设置有十字型加强肋(10),模壳(7)由4块分块模壳板(9)在十字型加强肋(10)上搭接构成。”母案专利申请公开说明书第2页第5段记载为:“本发明的特征还在于模壳构件设置有十字型加强肋,模壳由4块分块模壳板在十字型加强肋上搭接构成。这样,楼盖中的模壳构件的制作更容易,成本更低,相应楼盖的施工成本更低。”母案专利申请公开说明书附图4、17中,组成模壳的4块分块模壳板均是包括部分上底和部分侧壁的结构。最高人民法院于2011年12月16日裁定驳回了邱则有的再审申请。
最高人民法院审查认为:邱则有主张分块模壳板可以为任意分块,可以是由部分上底与部分侧壁相互连接成的成型件,也可以是单纯的上底或者侧壁。这涉及到对分块模壳板的解释问题。2000年修订的专利法五十六条第一款规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。基于以下理由,邱则有关于分块模壳板的解释不能成立:1、对于权利要求中的自定义词语,通常需要借助专利说明书、其他权利要求以及专利审查档案中对该特定词语的描述,确定该词语的含义。本案专利权利要求1限定,上底(4)和周围侧壁(5)构成模壳(7),模壳(7)由至少两块分块模壳板(9)拼接组装而成。对于所述“分块模壳板”,说明书中已经赋予其明确的定义,即,“分块模壳板为包括部分上底和与之相连的部分侧壁的成型件”。2、根据对本案专利权利要求1本身的通常理解,也可以得出分块模壳板为包括部分上底和与之相连的部分侧壁的成型件这一结论。权利要求1称“分块模壳板(9)有至少一根加强杆(12)支撑”,若分块模壳板单纯由上底或者侧壁组成,则加强杆将无法对这样的分块模壳板起到支撑作用。3、本案专利的母案专利申请公开说明书中未公开本案专利说明书第2页第5-7段的内容,邱则有以该内容主张分块模壳板可以单纯由上底或者侧壁组成,本院不予支持。分案申请是一类特殊的申请,是为了保证专利申请人的正当利益不受到损害,允许专利申请人将其在申请日提交的母案申请文件中已经批露、但因单一性等原因不能在母案中获得保护的发明创造另行提出专利申请,同时保留原申请日的一种制度。该制度在保护专利申请人利益的同时,为了平衡社会公众的利益,要求分案申请不得超出母案申请文件公开的范围,即不得在分案申请中补充母案申请文件未曾记载的新内容,以避免专利申请人将申请日后完成的发明创造通过分案申请抢占在先的申请日。因此,分案申请要受到母案申请文件的约束。在此意义上,对于分案申请而言,母案申请构成其特殊的专利审查档案,母案中未公开的内容不能作为权利人基于分案申请主张权利的依据。本案专利是分案申请,其母案专利申请公开说明书中并未记载本案专利说明书第2页第5-7段的内容。根据母案专利申请公开说明书第2页第5段的内容也不能得出分块模壳板可以单纯由上底或者侧壁组成这一结论。此外,在母案专利申请公开说明书附图4、17中,组成模壳的4块分块模壳板均是包括部分上底和部分侧壁的结构。邱则有以母案专利申请公开说明书中未公开的内容主张分块模壳板可以单纯由上底或者侧壁组成,不能成立。
4.被诉侵权技术方案缺少专利技术特征的情况下不构成侵权
在申请再审人张镇与被申请人扬州金自豪鞋业有限公司(以下简称金自豪公司)、包头市同升祥鞋店(以下简称同升祥鞋店)侵犯实用新型专利权纠纷案【(2011)民申字第630号】中,最高人民法院认为,在被诉侵权技术方案缺少权利要求书中记载的一个以上技术特征的情况下,应当认定被诉侵权的技术方案没有落入专利权的保护范围。
本案的基本案情是:张镇为“一体式勾心鞋跟”实用新型专利(即本案专利)的专利权人,本案专利权利要求1为:一种一体式勾心鞋跟,是由弧形勾心片与鞋跟立柱组成,其特征在于:弧形勾心片的右下端装有插头,并相互固定为一体,插到鞋跟立柱上端的孔内,鞋跟立柱的下端底部插入跟垫。张镇认为金自豪公司生产、同升祥鞋店销售的凯森牌女士高跟鞋的女士鞋底专用勾心使用了本案专利技术,遂提起诉讼,请求判令金自豪公司和同升祥鞋店承担侵权责任。内蒙古自治区包头市中级人民法院一审认为,金自豪公司生产、销售的凯森牌女士高跟鞋的鞋底来源于案外人肖厚柱,金自豪公司购买肖厚柱的鞋底产品并再加工生产和销售女士高跟鞋时,并不知道该鞋底是否为侵权产品,同升祥鞋店的行为也属于同种情形。因此,金自豪公司、同升祥鞋店生产、销售凯森牌女士高跟鞋的行为不属于侵犯专利权的行为。据此判决驳回张镇的诉讼请求。张镇不服,提起上诉。内蒙古自治区高级人民法院二审认为,本案专利弧形勾心片与插头是通过特定方式连接成为一个整体,而被诉侵权产品的弧形勾心片与鞋跟立柱为一弯折并带有凹槽的整体结构,并不存在需要通过特定方式连接的特征,故被诉侵权产品的技术特征与本案专利权利要求1的必要技术特征既不相同也不等同。据此判决驳回上诉,维持一审判决。张镇不服,向最高人民法院申请再审,理由为被诉侵权产品所依据的肖厚柱的专利技术属于对本案专利技术的等同替换。最高人民法院于2011年7月27日裁定驳回了张镇的再审申请。
最高人民法院审查认为:将被诉侵权产品技术特征与本案专利技术特征进行对比,二者均为女士勾心鞋跟,均由弧形勾心片与鞋跟立柱组成。但是,本案专利的弧形勾心片的右下端装有插头,并相互固定为一体,插到鞋跟立柱上端的孔内,而被诉侵权产品的弧形勾心片与鞋跟立柱为一整块材料弯折形成的带有凹槽整体结构,不具有本案专利弧形勾心片与鞋跟立柱通过插头连接的技术特征。因此,被诉侵权产品未落入本案专利权的保护范围。金自豪公司生产、销售使用了被诉侵权产品的凯森牌女鞋的行为,以及同升祥鞋店销售凯森牌女鞋的行为,均不侵犯本案专利权。
5.先用权抗辩的审查与认定
在申请再审人江西银涛药业有限公司(以下简称银涛公司)与被申请人陕西汉王药业有限公司(以下简称汉王公司)、一审被告西安保赛医药有限公司(以下简称保赛公司)侵犯专利权纠纷案【(2011)民申字第1490号】中,最高人民法院认为,先用权抗辩是否成立的关键在于被诉侵权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利作好了技术或者物质上的必要准备;药品生产批件是药品监管的行政审批事项,是否取得药品生产批件对先用权抗辩是否成立不产生影响。
本案的基本案情是:汉王公司是名称为“一种具有降压、降脂、定眩、定风作用的中药组合物及其制备方法和其用途”的发明专利(即本案专利)的专利权人。汉王公司发现银涛公司生产、销售的“强力定眩胶囊”药品处方、工艺、剂型以及主治功能等与本案专利相同,遂提起本案诉讼,请求判令银涛公司承担侵权责任。经技术特征比对,“强力定眩胶囊”药品处方、制备方法和用途均落入本案专利权保护范围。银涛公司对此提出先用权抗辩,并提交了如下证据:一是江西省食品药品监督管理局于本案专利申请日前向其出具的“强力定眩胶囊”药品注册申请受理通知书以及银涛公司申请药品注册时所报送的《“强力定眩胶囊”申报资料项目》资料,该资料的药学研究资料部分记载了“强力定眩胶囊”的处方、制备方法、用途;二是江西省药检所《药品注册检验报告表》及附件,该报告表及附件显示银涛公司于本案专利申请日前生产了三批“强力定眩胶囊”样品供申请注册检验使用;三是《药品生产许可证》和《药品GMP证书》,表明其在申请注册“强力定眩胶囊”时即已具有“胶囊剂”生产线。陕西省西安市中级人民法院一审认为,证据一中的“药品注册申请受理通知书”中注明“本件不得作其他证明使用”,同时银涛公司不能证明其所有的“胶囊剂”生产线是为生产被诉侵权药品所购买,银涛公司先用权抗辩不成立,故判决银涛公司承担侵权责任。银涛公司不服,提起上诉。陕西省高级人民法院二审认为,银涛公司虽然在本案专利申请日前申请注册被诉侵权药品,但是能否获得批准有待审查。而且,银涛公司是在本案专利申请日之后才取得药品注册批件,获准生产被诉侵权药品。因此,银涛公司的主张不符合先用权抗辩的条件。遂判决驳回上诉,维持一审判决。银涛公司不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年12月13日作出裁定,指令陕西省高级人民法院再审本案。
最高人民法院审查认为:根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二款的规定,先用权是否成立,关键在于被诉侵权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利作好了技术或者物质上的必要准备。从银涛公司提交的主张先用权抗辩的证据来看,在本案专利的申请日前,银涛公司已经完成了生产被诉侵权产品的工艺文件,具备了相应的生产设备,应当认定银涛公司在本案专利申请日前为实施本案专利作好了制造、使用的必要准备。至于银涛公司何时取得“强力定眩胶囊”药品生产批件,是药品监管的行政审批事项,不能以是否取得药品生产批件来判断其是否作好了制造、使用的必要准备。
6.区别于现有设计的设计特征对外观设计整体视觉效果的影响
在申请再审人中山市君豪家具有限公司(以下简称君豪公司)与被申请人中山市南区佳艺工艺家具厂(以下简称佳艺家具厂)侵犯外观设计专利权纠纷案【(2011)民申字第1406号】中,最高人民法院认为,外观设计专利区别于现有设计的设计特征对于外观设计的整体视觉效果更具有显著影响;在被诉侵权设计采用了涉案外观设计专利的设计特征的前提下,装饰图案的简单替换不会影响两者整体视觉效果的近似。
本案的基本案情是:佳艺家具厂是名称为“三抽柜(蛋形)”的外观设计专利(即本案专利)独占许可使用权人。本案专利产品是一款三抽屉柜子,由柜顶、柜体和柜脚三个部分组成。从主视图看,柜体有三个抽屉上下依次排列,抽屉均呈长方形,中间有一个圆形拉手,每两个抽屉之间有一条状间隔,正面有一只类似百合花状图案贯通三个抽屉。从俯视图看,柜顶呈椭圆状,边缘有围栏式的突起,使柜顶呈一个盆状,盆中央是一支与主视图类似的百合花状图案。从左视图看,柜体上设置有一个长条形八角装饰块,其内有一支类似百合花形状图案。右视图与左视图对称。从后视图看,柜体左右两侧各有一条饰条,中间位置为空白。从仰视图看,柜脚外形也呈椭圆形,在椭圆形中对称分布四只T形脚座。君豪公司生产、销售了具有三个抽屉的椭圆形柜子。2010年9月6日,佳艺家具厂提起诉讼,请求判令君豪公司承担侵权责任。广东省中山市中级人民法院一审认为,本案专利与被诉侵权产品均是有三个抽屉的椭圆形柜子,二者在柜顶、柜体和柜脚三个部分的外观形状相似,但在柜体表面花状图案、图案的表现形式以及外观形状与图形结合方面存在的差异使二者的整体视觉效果不同,因此被诉侵权产品与本案专利不相似,君豪公司生产、销售被诉侵权产品的行为不构成侵权。故判决驳回佳艺家具厂的诉讼请求。佳艺家具厂不服,提起上诉。广东省高级人民法院二审认为,四方形三抽柜和八边形装饰框与“蛋形”圆柱体柜体按照特定方式结合、布局,是本案专利最显著的设计特征,在君豪公司未举证证明本案专利产品的形状为该类产品惯常设计的情况下,该特征对于整体视觉效果的影响更大,被诉侵权产品具备该特征。被诉侵权产品与本案专利在装饰图案的方面的差异仅为局部的、细微的差异。因此,应当认定被诉侵权设计与本案专利设计构成近似。遂判决撤销一审判决,判令君豪公司承担侵权责任。君豪公司不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年11月22日裁定驳回了君豪公司的再审申请。
最高人民法院审查认为:被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品均为蛋形三抽柜,二者在柜顶、柜体和柜脚部分的外观形状基本相同。其主要的区别点是装饰图案不同:一是前者柜顶无装饰,后者柜顶有百合花装饰;二是后者以一支飘逸、匀称遍布状百合花装饰的部分,前者均以一团簇状牡丹花装饰。结合本案的现有证据来看,四方形三抽柜和八边形装饰框与“蛋形”柜体的组合和布局是本案专利设计区别于现有设计的设计特征。因此,被诉侵权产品和本案专利产品的外观设计在柜体的整体形状、柜体各组成部分的形状以及布局方式上的基本相同相比其他设计特征对于外观设计的整体视觉效果更具有影响。被诉侵权设计与本案专利设计虽然在装饰图案上存在差异,但二者均为花卉图案,图案的题材相同,在柜体的装饰布局上也基本相同,被诉侵权设计实质采用了本案专利设计的设计方案。以牡丹花图案替换本案专利设计的百合花图案,这种简单替换所导致的差异对于整体视觉效果的影响是局部的、细微的,以一般消费者的知识水平和认知能力来判断,该差异不足以将被诉侵权设计和本案专利设计区分开来,对于判断被诉侵权设计和本案专利设计在整体视觉效果上构成近似无实质性影响。
(二)专利行政案件审判
7.专利说明书中没有记载的技术内容对创造性判断的影响
在申请再审人北京双鹤药业股份有限公司(以下简称双鹤公司)与被申请人湘北威尔曼制药股份有限公司(以下简称湘北威尔曼公司)、一审被告、二审被上诉人国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)发明专利权无效行政纠纷案【(2011)行提字第8号】(以下简称“抗β-内酰胺酶抗菌素复合物”专利无效行政案)中,最高人民法院指出,专利申请人在申请专利时提交的专利说明书中公开的技术内容,是国务院专利行政部门审查专利的基础;专利申请人未能在专利说明书中公开的技术方案、技术效果等,一般不得作为评价专利权是否符合法定授权确权标准的依据。
本案的基本案情是:广州威尔曼公司是名称为“抗β-内酰胺酶抗菌素复合物”的发明专利(即本案专利)的原权利人,后该专利权利人变更为湘北威尔曼公司。针对本案专利权,双鹤公司向专利复审委员会提出无效宣告请求,理由为本案专利不具有新颖性和创造性。专利复审委员会作出第8113号无效宣告请求审查决定(以下简称第8113号决定),以不具有创造性为由宣告本案专利权全部无效。广州威尔曼公司不服,提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决维持第8113号决定。广州威尔曼公司不服,提起上诉。北京市高级人民法院二审判决撤销一审判决以及第8113号决定,判令专利复审委员会就本案专利重新作出无效宣告请求审查决定。双鹤公司不服,向最高人民法院申请再审。2011年3月1日,最高人民法院裁定提审本案。再审过程中,湘北威尔曼公司提交了注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠研究资料汇编,哌拉西林钠舒巴坦钠试验、研究资料汇编等证据,以证明为掌握复方制剂的安全性、有效性和稳定性问题,获得本案专利技术方案,其进行了长期毒性试验、急性毒性试验、药理毒理研究、体外抗菌作用研究等一系列试验和研究,本案专利权利要求1具有新颖性和创造性。湘北威尔曼公司还提交意见认为,本案专利说明书的撰写符合专利申请日施行的《专利审查指南》的相关规定,相关试验和研究并不需要全部记载于本案专利说明书中;本案专利中的复方制剂属于药物产品,其必须满足药品注册的要求,必须符合所有药物都具备的安全性、有效性和稳定性,无论说明书如何撰写,都不能否定本案专利在安全性、有效性、稳定性三个方面所完成的研究和试验工作。2011年12月17日,最高人民法院作出再审判决,撤销二审判决,维持一审判决及第8113号决定。
最高人民法院再审认为:专利申请人在其申请专利时提交的专利说明书中公开的技术内容,是国务院专利行政部门审查专利的基础,亦是社会公众了解、传播和利用专利技术的基础。因此,专利申请人未能在专利说明书中公开的技术方案、技术效果等,一般不得作为评价专利权是否符合法定授权确权标准的依据,否则会与专利法规定的先申请原则相抵触,背离专利权以公开换保护的本质属性。专利法中有关专利说明书应当对发明创造予以充分公开的规定,实为对专利说明书的最低限度要求。在满足充分公开的前提下,专利申请人有权利决定其在专利说明书中公开的技术内容的具体范围,适当保留其技术要点,但也应当承担由此可能带来的不利后果。本案中,湘北威尔曼公司主张其为了解决本案专利的安全性、有效性、稳定性,还进行了长期毒性试验、急性毒性试验、一般药理研究试验等一系列试验和研究,但由于相关技术内容并未记载于本案专利说明书中,不能体现出本案专利在安全性、有效性、稳定性等方面对现有技术作出了创新性的改进与贡献。因此,这些试验和研究不能作为认定权利要求1的创造性的依据。
8.药品研制、生产的相关规定对药品专利授权条件的影响
在前述“抗β-内酰胺酶抗菌素复合物”专利无效行政案中,最高人民法院指出,对于涉及药品的发明创造而言,在其符合专利法中规定的授权条件的前提下,即可授予专利权,无需另行考虑该药品是否符合其他法律法规中有关药品研制、生产的相关规定。
最高人民法院再审认为:由于药品质量与人民群众的生命健康和医疗用药安全息息相关,故相关法律法规对药品的研制、生产规定了严格的标准和条件。与之相比,专利法保护的是以技术方案为具体对象的智力成果,专利法中有关新颖性、创造性等专利授权确权标准的规定,均是为了实现保护发明创造专利权,鼓励发明创造,有利于发明创造的推广应用,促进科学技术进步和创新的立法目的。二者在立法目的、规范对象以及具体标准方面均有实质性区别。对于涉及药品的发明创造而言,在其符合专利法中规定的授权条件的情况下,即可授予专利权,无需另行考虑该药品是否符合其他法律法规中有关药品研制、生产的相关规定。因此,对于湘北威尔曼公司有关复方制剂作为人用药物,必须具有安全性、有效性、稳定性,未经一系列研究和试验,不能显而易见地得知可以将β-内酰胺酶抑制剂与β-内酰胺类抗生素制为复方制剂的主张,不予支持。
9.专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围的判断标准
在申请再审人郑亚俐与精工爱普生株式会社(以下简称精工爱普生)、国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)、佛山凯德利办公用品有限公司(以下简称凯得利公司)、深圳市易彩实业发展有限公司(以下简称易彩公司)专利无效行政诉讼案【(2010)知行字第53号】(以下简称“墨盒”专利无效行政案)中,最高人民法院认为,原说明书和权利要求书记载的范围应该包括原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容以及所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容;只要所推导出的内容对于所属领域普通技术人员是显而易见的,就可认定该内容属于原说明书和权利要求书记载的范围;与上述内容相比,如果修改后的专利申请文件未引入新的技术内容,则可认定对该专利申请文件的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围。
本案的基本案情是:精工爱普生是名称为“墨盒”的00131800.4号发明专利(即本案专利)的申请人和权利人。本案专利是99800780.3号发明专利申请的分案申请,而后者是进入中国国家阶段的国际申请(PCT/JP99/02579),即99800780.3号发明专利申请的申请文件相当于是PCT/JP99/02579号国际申请的中文翻译件。99800780.3号发明专利申请公开文本的权利要求书中并未出现独立使用的“存储装置”用语,而是使用了“半导体存储装置”或者指代“半导体存储装置”的“所述外部存储装置”的概念。精工爱普生对99800780.3号发明专利申请提出分案申请,并提交了修改文件。修改文件的权利要求书中未再出现“半导体存储装置”,而是使用了“存储装置”的术语。针对本案专利权,凯德利公司、郑亚俐和易彩公司分别向专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委员会于2008年4月15日作出第11291号无效宣告请求审查决定(以下简称第11291号决定),以精工爱普生有关存储装置的修改以及其他修改均超出原说明书和权利要求书记载的范围,违反专利法三十三条的规定为由,宣告本案专利全部无效。精工爱普生不服,提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决维持专利复审委员会第11291号决定。精工爱普生不服,提起上诉。北京市高级人民法院二审认为,本领域技术人员通过阅读原权利要求书及说明书,可以毫无疑义地确定本案专利申请人在说明书中是在“半导体存储装置”意义上使用“存储装置”,精工爱普生关于“存储装置”的修改符合专利法三十三条的规定,故判决撤销一审判决,责令专利复审委员会就此重新作出审查决定。郑亚俐不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年12月25日裁定驳回了郑亚俐的再审申请。
最高人民法院审查认为:专利法三十三条包括两层含义,一是允许申请人对专利申请文件进行修改,二是对专利申请文件的修改进行限制。专利法三十三条的立法目的在于实现专利申请人的利益与社会公众利益之间的平衡,一方面使申请人拥有修改和补正专利申请文件的机会,尽可能保证真正有创造性的发明创造能够取得授权和获得保护,另一方面又防止申请人对其在申请日时未公开的发明内容随后补入专利申请文件中,从而就该部分发明内容不正当地取得先申请的利益,损害社会公众对原专利申请文件的信赖。基于前述立法目的,对于“原说明书和权利要求书记载的范围”,应该从所属领域普通技术人员角度出发,以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。凡是原说明书和权利要求书已经披露的技术内容,都应理解为属于原说明书和权利要求书记载的范围。既要防止对记载的范围作过宽解释,乃至涵盖了申请人在原说明书和权利要求书中未公开的技术内容,又要防止对记载的范围作过窄解释,对申请人在原说明书和权利要求书中已披露的技术内容置之不顾。从这一角度出发,原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容:一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容;二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。只要所推导出的内容对于所属领域普通技术人员是显而易见的,就可认定该内容属于原说明书和权利要求书记载的范围。与上述内容相比,如果修改后的专利申请文件未引入新的技术内容,则可认定对该专利申请文件的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围。由此可见,判断对专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围,不仅应考虑原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形表达的内容,还应考虑所属领域普通技术人员综合上述内容后显而易见的内容。在这个过程中,不能仅仅注重前者,对修改前后的文字进行字面对比即轻易得出结论;也不能对后者作机械理解,将所属领域普通技术人员可以直接、明确推导出的内容理解为数理逻辑上唯一确定的内容。
10.判断专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点
在申请再审人曾关生与被申请人国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)发明专利申请驳回复审行政纠纷案【(2011)知行字第54号】中,最高人民法院认为,在审查专利申请人对专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时,应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点,不能脱离本领域技术人员的知识水平。
本案的基本案情是:2000年9月8日,曾关生向国家知识产权局提出了名称为“一种既可外用又可内服的矿物类中药”的发明专利申请。在实质审查程序中,国家知识产权局于2004年8月6日向曾关生发出第二次审查意见通知书,明确指出:“‘水银八两……'属于未使用本领域的标准国际计量单位。”曾关生据此将其原专利申请配方中计量单位由“两”换算成“克”,并作了其他修改。在第六次审查意见通知书中,国家知识产权局对曾关生采用“一两=30克(g)”的换算关系明确予以认可。2009年1月9日,国家知识产权局以曾关生对说明书和权利要求书的修改不符合专利法三十三条的规定为由,驳回了本案专利申请。曾关生不服,向专利复审委员会提出复审请求,并于2009年8月13日提交了权利要求书和说明书的修改替换页,将配方中的水银、明矾、牙硝、硼砂分别由八两、八两、十两、五分修改为240g、240g、300-330g和1.5g。2009年12月9日,专利复审委员会作出第20574号决定,维持国家知识产权局作出的驳回决定。曾关生不服,提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决维持第20574号决定。曾关生不服,提起上诉。北京市高级人民法院二审判决驳回上诉,维持原判。曾关生向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年10月28日作出裁定,指令北京市高级人民法院再审本案。
最高人民法院审查认为:在判断专利申请人对专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时,应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点,不能脱离本领域技术人员的知识水平。就一般情况而言,虽然“两”与“克”(g)的换算关系确实存在新、旧制的不同,但是从查明的相关事实来看,在传统中药配方尤其是古方技术领域中,在进行“两”与“克”的换算时均遵循“一斤=十六两”的旧制。根据本案专利申请说明书记载的有关内容,本案专利申请系在古方三仙丹的配方的基础上改进而成。因此,虽然说明书中没有明确记载“两”与“克”的换算是采用何种换算关系,但本领域技术人员结合本案专利申请的背景技术、发明内容以及本领域的常识,均能够确定在本案专利申请中的“两”与“克”的换算应当采用旧制,不应当采用“一斤=十两”的新制。根据《国务院批转国家标准计量局等单位关于改革中医处方用药计量单位的请示报告》的规定,在依据旧制进行换算时,旧制的一两显然应当换算为30克。从《中药学》、《矿物本草》、《中药药剂学》等教科书、技术手册中记载的相关内容来看,亦均采用“一两=30克”的换算关系。因此,对于《方剂学》中所称的“换算时尾数可以舍去”,本领域技术人员应当理解此处所指的尾数是指“31.25g”中的“1.25”,即采用“一两=30克”的换算关系。即使在以旧制进行换算时还存在以其他方式舍去尾数,或者不舍去尾数的情形,亦应认识到这种尾数省略方式的不唯一性是由于中药配方领域的技术特点所决定的。不同的省略方式之间仅有细微区别,采用不同的省略方式并不会导致技术方案发生实质性的改变。在实践中,本领域技术人员可以根据具体的情况和要求,选择特定的尾数省略方式。而且,一旦选择了特定的省略方式,本领域技术人员即会在一项中药配方中予以统一适用,不会也不应出现在同一配方中适用不同省略方式的情形。因此,在旧制的基础上选择不同的尾数省略方式,均属于本领域技术人员能够直接、毫无疑义地确定的内容,并不会引入新的技术内容,损害社会公众的利益;亦不会出现专利复审委员会所担心的“有可能实质上改变本发明的技术方案,将不能实施的技术方案改为可以实施的技术方案”的情形。
11.专利无效宣告程序中权利要求书的修改方式是否严格限于《专利审查指南》限定的三种方式
在申请再审人国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)与被申请人江苏先声药物研究有限公司(以下简称江苏先声公司)、南京先声药物研究有限公司(以下简称南京先声公司)、第三人李平专利无效行政纠纷案【(2011)知行字第17号】中,最高人民法院认为,专利无效宣告程序中,权利要求书的修改在满足修改原则的前提下,其修改方式一般情况下限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式,但并未绝对排除其他修改方式。
本案的基本案情是:案外人上海家化医药科技有限公司(以下简称家化公司)于2003年9月19日向国家知识产权局申请名称为“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”的发明专利(即本案专利),并于2006年8月23日被授权公告。本案专利授权公告的权利要求如下:“1、一种复方制剂,其特征在于该制剂是以重量比组成为1∶10-30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄贝沙坦为活性成份组成的药物组合物。2、根据权利要求1所述的复方制剂,其特征在于其中所述的药物组合物为各种医学上可接受的口服制剂。3、根据权利要求1所述的复方制剂在制备治疗轻、中度高血压药物中的应用。4、根据权利要求3所述的应用,其特征在于其中所述的药物适用于伴有心血管重构的高血压患者,肾性高血压、高血压伴肾功能损害或伴糖尿病肾功能损害的患者的治疗。”本案专利说明书第三部分“试验结果”表5(第9页)的“9种剂量组合及相应的剂量比”中有A1I30(1:30)的内容。该部分“复方对血压的影响”中有如下描述:“氨氯地平1mg/kg与不同剂量的厄贝沙坦组合,仅在厄贝沙坦为30mg/kg时才呈现稳定持续的降压效应。”说明书第四部分“分析与结论”(第10页)中有“氨氯地平1mg/kg与厄贝沙坦30mg/kg的组方因降压效果稳定持久,用药剂量较小,故推荐为最佳剂量组合”的内容。第10页及第11页片剂制备实施例1和实施例2分别公开了氨氯地平2.500mg与厄贝沙坦75.000mg的组合以及氨氯地平5.000mg与厄贝沙坦150.000mg的组合。针对本案专利权,李平向专利复审委员会提出无效宣告请求。2009年9月29日,专利复审委员会进行口头审理,家化公司当庭提交了权利要求书的修改文本,其中将本案专利权利要求1中的比例“1∶10-30”修改为“1∶30”。2009年12月14日,专利复审委员会作出第14275号无效宣告请求审查决定(以下简称第14275号决定),认定家化公司提交的权利要求修改文本超出原权利要求书和说明书记载的范围,并且对该反映比例关系的技术特征进行修改也不属于无效宣告程序中允许的修改方式,因此不予接受。故在原授权文本的基础上以权利要求得不到说明书支持为由宣告本案专利全部无效。家化公司不服,提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决维持第14275号决定。家化公司不服,提起上诉。二审诉讼期间,江苏先声公司、南京先声公司因受让本案专利而承继家化公司的诉讼地位。北京市高级人民法院二审认为,家化公司在无效宣告程序中对专利要求的修改符合相关规定,判决撤销第14275号决定,责令专利复审委员会重新作出决定。专利复审委员会不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年10月8日裁定驳回了专利复审委员会的再审申请。
最高人民法院审查认为:本案中,1:30的比值是专利权人在原说明书中明确推荐的最佳剂量比,将权利要求修改为1:30既未超出原说明书和权利要求书记载的范围,更未扩大原专利的保护范围。如果按照专利复审委员会的观点,仅以不符合修改方式的要求而不允许此种修改,使得在本案中对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚,缺乏合理性。况且,《专利审查指南》规定在满足相关修改原则的前提下,修改方式一般情况下限于前述三种,并未绝对排除其他修改方式。二审判决认定修改符合《专利审查指南》的规定并无不当,专利复审委员会对《专利审查指南》中关于无效过程中修改的要求解释过于严格,其申诉理由不予支持。
12.专利申请文件的修改限制与专利保护范围的关系
在“墨盒”专利无效行政案中,最高人民法院还明确了专利申请文件的修改限制与专利保护范围的关系。最高人民法院认为,专利申请文件的修改限制与专利保护范围之间既存在一定的联系,又具有明显差异;在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人修改其权利要求书时要受原专利的保护范围的限制,不得扩大原专利的保护范围;发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内进行主动修改时,只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围,在修改原权利要求书时既可以扩大也可以缩小其请求保护的范围。
最高人民法院审查认为:根据2000年修正的专利法三十三条及其实施细则的相关规定,可知专利申请文件的修改限制与专利保护范围之间既存在一定的联系,又具有明显差异。其主要差异在于,专利申请文件的修改以原说明书和权利要求书记载的范围为界,其记载的范围越广,披露的技术内容越多,允许的修改范围就越大,而发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求,其权利要求记载的技术特征越多,其保护范围就越小。同时,专利申请人根据专利法实施细则五十一条的规定进行主动修改时,只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围,在修改原权利要求书时既可以扩大其请求保护的范围,也可以缩小其请求保护的范围。专利申请文件的修改限制与专利保护范围的联系在于,根据专利法实施细则六十八条的规定,在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人修改其权利要求书时要受原专利的保护范围的限制,不得扩大原专利的保护范围。本案中,精工爱普生对原权利要求书中的“半导体存储装置”的修改发生于提出分案申请之时,并非无效宣告请求审查之时,相应的修改是否合法与原专利申请文件请求保护的范围没有关联性。申请再审人有关本案专利的修改因扩大了保护范围应予无效的申请再审理由不能成立,不予支持。
13.专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系
在“墨盒”专利无效行政案中,最高人民法院还明确了专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系。最高人民法院认为,禁止反悔原则在专利授权确权程序中应予适用,但是其要受到自身适用条件的限制以及与之相关的其他原则和法律规定的限制;在专利授权程序中,相关法律已经赋予了申请人修改专利申请文件的权利,只要这种修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围,禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。
最高人民法院审查认为:作为诚实信用原则的体现和要求,禁止反悔原则在专利授权确权程序中应予适用。但是,禁止反悔原则在专利授权确权程序中的适用并非是无条件的,其要受到自身适用条件的限制以及与之相关的其他原则或者法律规定的限制。禁止反悔原则的适用应以行为人出尔反尔的行为损害第三人对其行为的信赖和预期为必要条件。同时,法律的明确规定以及其他同等重要的原则也限制着禁止反悔原则的适用。在专利授权确权程序中适用禁止反悔原则必须综合考虑上述因素。在专利授权程序中,相关法律已经赋予了申请人修改专利申请文件的权利,只要这种修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围即可。对于社会公众而言,基于专利法三十三条规定,其应该预见到申请人可能对专利申请文件进行修改,其信赖的内容应该是原说明书和权利要求书记载的范围,即原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容和所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容,而不是仅信赖原权利要求书记载的保护范围。因此,如果申请人对专利申请文件的修改符合专利法三十三条的规定,禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。精工爱普生在本案中有关“存储装置”的修改符合专利法三十三条的规定,不存在适用禁止反悔原则的问题。
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